jueves, 19 de febrero de 2015

UN CONFLICTO MARCARIO: EL CASO REDBULL - SCALEXTRIC

COMENTARIOS SOBRE EL ASUNTO "REPRODUCCIÓN DE MARCAS EN JUGUETES REDBULL - SCALEXTRIC”

I. Síntesis del caso
La empresa RedBull GmbH reclamó contra Tecnitoys Juguetes S.A., atento al uso que la segunda hacía del signo y de la denominación “RedBull” en la decoración (junto con otras marcas o logotipos) de ciertos minimodelos de coches de competición marca Scalextric, comercializados por Tecnitoys Juguetes S.A.. RedBull es titular de la marca homónima mixta No. 003350501 para las clases 25 (vestimenta, calzados, sombrerería), 28 (juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deportes fuera de otras clases, decoración para árboles de Navidad), 32 (cervezas, aguas minerales, gaseosas y bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas), 33 (bebidas alcohólicas, salvo cervezas), 41 (educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales) y 43 (servicios de provisión de comida y bebida, alojamiento temporario), registrada el 6.4.2005. RedBull es también propietaria de la marca figurativa No. 3629342 registrada el 16.3.2011 para las clases 25, 28, 32, 33, 41 y 43. Tecnitoys Juguetes S.A. (en adelante indistintamente también “Tecnitoys”) utiliza la marca “RedBull” decorando ciertos minimodelos Scalextric (“slots” para pistas o circuitos electrónicos, reproducciones fieles a escala de coches de carrera de verdad) cuyos coches de competición real no pertenecen a equipos o escuderías RedBull (que desarrolla importante actividad de esponsorización de eventos deportivos de riesgo como el automovilismo, apareciendo la marca y logo suya en equipos y pilotos patrocinados, contando con equipos de Fórmula 1 -RedBull Racing Team y Scuderia Toro Rosso-). Suele solicitar Tecnitoys S.A. licencia a los propietarios de los equipos deportivos o escuderías para reproducir sus vehículos a escala, pero no solicita a los propietarios de las marcas sponsorizadoras licencia para su uso. “RedBull” es una marca notoria de bebida energética (pero la marca registrada protege también juguetes y vehículos con mando de radio de la clase 28), mientras que “Scalextric” es una marca notoria en reproducciones a escala de vehículos de competición.

II. Elementos litigiosos relacionados
RedBull demandó a Tecnitoys Juguetes S.A. basado en que concurrían los tres supuestos que prevé el artículo 9º del Reglamento de la Marca Comunitaria para prohibir el uso de su marca sin su consentimiento: doble identidad, riesgo de confusión y eventual obtención de una ventaja desleal, injustificada y no permitida. Solicitó el cese de uso de la marca, el retiro y destrucción a su costo de toda la mercadería con la marca querellada, y la condena en daños y perjuicios (en cualquier caso, con un mínimo del 1% del volumen total de los artículos comercializados con la marca relacionada) (1).
Por su parte, Tecnitoys alegó que no concurría infracción marcaria porque se trataría de un supuesto de uso lícito de marcas ajenas, al ser meramente descriptivo e inocuo. Asimismo, negó que hubiera infracción concurrencial ya que no había confusión ni aprovechamiento de reputación ajena y ausencia de daño o perjuicio. Al contrario, la demandada apuntó que su actividad ha prestigiado las marcas de la demandante.
Sobre el tema en diferendo, encontramos que la sentencia No. 74/11 de fecha 25.2.2011 del Juzgado de Marca Comunitaria Num. 1 (Juzgado Mercantil Num. 1 de Alicante) rechazó que RedBull tuviera derechos respecto al uso de su marca por Tecnitoys Juguetes S.A. en sus coches a escala Scalextric. El pronunciamiento, en nuestro entender muy fundamentado y exhaustivo sobre todas las cuestiones ventiladas en el pleito, consideró en principio que si bien existía doble identidad de productos y signos (RedBull tiene también la marca registrada para la Clase 28 -juegos y juguetes en cuanto nos importa-), y que RedBull posee notoriedad en bebidas energéticas, descartó la procedencia de la reclamación. La sentencia entendió que los productos RedBull y Scalextric están debidamente identificados con su respectiva marca, por lo que no se induce al consumidor medio en cuanto al origen del “slot”, ni hace pensar que hubiere una relación ni pueda establecerse un vínculo entre los coches de juguete a escala y la marca querellada (notorias en productos diferentes –RedBull en bebidas energizantes y Scalextric para coches de juguetes de pista eléctrica en escala). Así no se produciría confusión porque (en la visión de la decisión comentada) el consumidor no asocia a los slots Scalextric como que provengan de RedBull, ni relaciona como signo distintivo de los minimodelos a las marcas que lo decoran (entre las que se encuentra también RedBull), y es conocedor de que la figuración de que tales logos no son más que elementos integrantes ornamentales del prototipo, del cual el juguete es su reproducción fiel; la figuración de la marca sería sólo un elemento decorativo en la reproducción fideligna de los coches originales, que traslada una realidad a escala; por lo que el consumidor no identificaría al producto con las marcas. No podría así existir ninguna confusión ante lo que sería una imitación. Se consideró por el decisor que no se probó cómo se afectaba a RedBull en cuanto a su estrategia de promoción de ventas o su estrategia comercial, no menoscabándose la función publicitaria de la marca. Sostuvo además la decisión citada que no había riesgo de dilución por debilitación de la fuerza atractiva de su marca, ni por la afectación de su valor, porque no se observó que se hubiere modificado negativamente el comportamiento del consumidor medio de los productos de la marca Red Bull, ni que existiera un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro. Tampoco se consideró probado que se hubiera querido buscar captar la atención de posibles clientes aprovechándose de la reputación y del esfuerzo comercial de RedBull y no en la eficiencia de las prestaciones de los juguetes Scalextric (parasitismo). No se vio probado que el uso de la marca Redbull en los slots Scalextric provocara en el consumidor de éstos una traslación de las características de Redbull. Todo lo que descarta una intención de provecho económico o de concurrencia desleal, bajo el argumento de que los juguetes reproducen la realidad, siendo la reproducción de la marca meramente decorativa e inocua. El Fallo proclama que se trata de un uso lícito de una marca ajena a efectos ornamentales, inherente al fenómeno de reproducción a escala recordando que, inclusive tratándose de marcas renombradas, se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no todo uso de las mismas puede ser prohibido al amparo del derecho en exclusiva que otorgan, dentro de los límites del art. 12 del Reglamento de Marca Comunitaria. La sentencia concluyó que el tema importaba un uso marcario atípico al realizarse de modo leal y no a modo de marca, respetuoso con los intereses legítimos del titular de la misma, dado que se realiza de un modo que no induce a pensar que exista un vínculo comercial entre ellas; por lo que el valor de la marca querellada no se afecta al no obtener el tercero una ventaja indebida de su carácter distintivo o de su reputación.

III. Consideraciones particulares
La sentencia citada dilucidó la cuestión dentro de una tesitura que han adoptado otros pronunciamientos jurisdiccionales semejantes. Por ejemplo, la Sala Primera del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea), en sentencia del 25 de enero de 2007 (asunto C-48/05 “Adam Opel AG - ASTEC AG”, que cita la misma sentencia comentada) sostuvo que la reproducción por un tercero de la marca “Opel” en modelos a escala no constituye necesariamente un uso prohibido, mientras no exista la posibilidad de perjudicar a las funciones de esta marca (2). En el Uruguay, si bien no conocemos antecedentes semejantes, la solución a que arribó el pronunciamiento judicial No. 74/11 del Juzgado de Marca Comunitaria Num. 1 podría estar dentro de los criterios de la Ley uruguaya sobre Marcas No 17.011. Asimismo, esta decisión plantea que si el uso marcario cuestionado no es más que un elemento de la reproducción fiel de los modelos a escala reducida, la reproducción no pretende proporcionar una indicación relativa a una característica de dichos modelos; por lo que la reproducción por un tercero de una marca en modelos a escala reducida no comportaría un uso prohibido, salvo que causara un perjuicio a las funciones de la marca como marca registrada para juguetes.
En el caso en conocimiento (“RedBull - Scalextric”) advertimos: a) que existe la doble identidad entre productos y signos (RedBull tiene inclusive la marca registrada para la Clase 28 -que incluye a los juguetes, entre otros, aunque RedBull ha alcanzado notoriedad en el ámbito de las bebidas energizantes y no en los modelos de coches de competición a escala-); b) que el uso por Tecnitoys de signos idénticos a la marca RedBull se ha producido efectivamente dentro del tráfico económico, ya que se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro (venta comercial de “slots”) y no en la esfera privada; c) Que este uso se da por Tecnitoys sin consentimiento de RedBull.
Acreditados estos extremos, y teniendo presente que el uso de la marca Redbull en los minimodelos Scalextric se hace sin autorización ni licencia de los propietarios de la primera, es necesario asertar si ello permitiría tener por configurada la infracción marcaria, para por lo menos determinar el cese del uso de la marca, o si hay posibilidad de admitir excepciones, determinando que para evidenciar esa presunta infracción deberían concurrir otros elementos. Concretamente, se cuestiona si para hacer lugar a la protección marcaría deberían concurrir tres requisitos (doble identidad, riesgo de confusión, eventual obtención de una ventaja desleal -económica o propagandística- del tercero o un empobrecimiento del titular de la marca o de su fuerza distintiva), o podría admitirse que existan algunos o cualquiera de ellos.
En el caso, el uso de la marca querellado se da en reproducciones a escala de juguete de automotores de competición, producto distinto a aquellos en que RedBull ha adquirido notoriedad como marca (bebidas energizantes). No son entonces productos semejantes y no compiten entre sí en el mercado, pero Redbull es una marca notoria y ese carácter deja afuera el principio de especialidad (aunque “Redbull”, como dijimos, también tiene registrada su marca para la Clase 28). Al haber alcanzado la marca Redbull notoriedad y al cumplir su marca una función de publicidad muy importante, ello habilitaría a su propietario a obtener la tutela jurisdiccional contra su uso (arts. 9.1 “c” del Reglamento de la Marca Comunitaria y 34.2 “c” de la Ley Española sobre Marcas No. 17/2001). Pero a su vez, la marca Scalextric es notoria en el mercado de reproducción a escala de vehículos electrónicos de competición.
Para la normativa no todo uso no autorizado comporta un uso indebido, y por eso se habilita excepciones; los arts. 12 del Reglamento de la Marca Comunitaria y 37 de la Ley española sobre Marcas establecen que el titular del signo no podrá prohibir en el tráfico económico el uso a terceros de su domicilio o dirección, de indicaciones relativas a las características del producto o servicio, o cuando sea necesario indicar su destino. El tema es si pueden concurrir otras excepciones más allá de éstas citadas.
Así, la jurisprudencia y la doctrina analizan: a) si el uso dubitado está destinado a identificar un producto (si se está usando como marca); b) si esta utilización cuestionada desnaturaliza o vulnera la función esencial distintiva de la marca que se quiere tutelar; c) en el caso de una marca notoria o famosa, si el uso del tercero del signo idéntico o similar produce un menoscabo del carácter distintivo de la marca famosa o notoria, debilitando la capacidad del público de asociar la marca original a la categoría de productos o servicios a la que pertenece, dispersando la identidad del signo y de su presencia en la mente del público (dilución); d) si se pretende aprovechar propiedades de la marca para beneficiarse con su atracción y caracterizar los propios productos o servicios aprovechando el esfuerzo del titular sin contraprestación (parasitismo); e) si afecta la función publicitaria de la marca que se quiere proteger; f) si puede inducir al consumidor en confusión sobre la procedencia del origen, o para que el público pueda establecer un vínculo entre ambas marcas; f) si existe un aprovechamiento económico del carácter distintivo de la marca que se quiere tutelar. Todo ello apunta a que la persecución de una marca debería reservarse a los casos en que la utilización del signo por un tercero lesione o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial (garantizar a los consumidores la procedencia legítima del producto).
En el asunto en análisis, la denegatoria de la protección marcaria y reparación patrimonial que solicitó Redbull fue denegada atendiendo a que su uso por Tecnitoys en sus minireproducciones o “slots” Scalextric sólo tenía un propósito decorativo y ornamental, imitativo de una realidad porque se trataba un elemento de la reproducción fiel de los coches de carrera originales (la característica esencial de los coches de juguete es la imitación de los reales, lo que en la reproducción de los coches de carrera incluye la de marcas auspiciantes), y que desde este punto de vista no se causaba perjuicio ni se lesionaba el carácter distintivo esencial ni el prestigio de la marca a tutelar, ni afectaba su función publicitaria (por lo contrario, alguien diría que Scalextric le “hace publicidad a RedBull gratis”). Si bien se trata de la utilización por Tecnitoys en minicoches a escala suyos Scalextric de una marca ajena en productos diferentes a aquellos por los cuales RedBull es notoria, el uso está en relación con la imitación respecto al modelo de coche original, no con la realidad protegida por la marca. Sin embargo, nos preguntamos hasta qué punto el uso de una marca notoria cuando no fue autorizado, no es una utilización desleal so pretexto que sólo se desea imitar una realidad. Si bien puede no haber competencia desleal, o provecho del usuario o lesión del titular y del signo, no puede desprotegerse la marca permitiendo el uso no licenciado a sabiendas. Incluso aunque eventualmente Tecnitoys no pretendiera (o no se probare) un provecho económico con el uso de la marca RedBull a los efectos supuestamente imitativos, ello no excusa el uso no autorizado porque no surge que se encuadrara dentro de las excepciones del art. 12 del Reglamento de la Marca Comunitaria y del art. 37 de la Ley española sobre Marcas. Consideramos que el uso que Tecnitoys hace para sus minimodelos de slots Scalextric de la marca comunitaria registrada RedBull, bajo la noción de que carece de autorización de su propietario, es ilegítimo, y a esa altura ya excede lo puramente ornamental o imitativo de los automotores de carrera originales. En esta tesitura, desde el punto de vista que Tecnitoys no está licenciada ni autorizada por RedBull para usar su marca, esta utilización sería reputable como de mala fe, y RedBull tiene derecho a ser amparada en su protección (arts. 2., 6.“bis” 3, 6.“quinquies” A.1, 6 y 10.“ter” 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; art. 9º del Reglamento de la Marca Comunitaria). El art. 17 del ADPIC permite (a condición de que lo contemplen las legislaciones) “el uso leal de términos descriptivos”, hipótesis que no es del caso, pero aun así requiere tener “en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros” donde no distingue ni se dispone que sean sólo los meramente económicos; puede haber intereses directos, personales y legítimos de carácter íntimo, estratégicos o discrecionales del titular, a seleccionar y controlar qué ámbitos y qué terceros pueden usar o prestigiar la marca.
Se pone énfasis en cuanto al presunto comportamiento o reacción que el público o consumidor medio podría tener al momento de elegir los productos Scalextric. En el Uruguay, el art. 14 de la Ley No. 17.011 acuerda la protección de la marca a quien la registre con éxito cuando el uso del tercero “pueda crear confusión entre productos o servicios”; en forma semejante también lo dispone el art. 16.1 del ADPIC, concepto muy amplio cuyo contenido en todas las legislaciones queda al calibrado y arbitrio del juzgador. Apuntamos, no obstante, que ponerse en el lugar de un consumidor medio por un decisor a efectos de objetivar su posible comportamiento conforme a prudente arbitrio puede no ser sencillo. El art. 16.1 del ADPIC establece que “En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión”, lo que en nuestro criterio invertiría la carga de la prueba en contra del tercero demandado que usa la marca, de demostrar que el uso dubitado no siembra confusión. En una óptica puede plantearse que si RedBull es una marca notoria para bebidas energéticas y la marca Scalextric también es notoria para minicoches de competición eléctricos de circuito imitativos de los originales, la gente no hará una asociación entre esos productos ya que no compiten en el mercado entre sí. En otra óptica, podría cuestionarse si no se produciría cierta dilución de la marca RedBull, porque los consumidores ven la marca notoriamente conocida (RedBull) aplicada o usada en conexión con un producto (automóviles de juguete a escala) distinto a los que aquélla suele identificar (bebidas energéticas); será cuestión de calibrar si con ello RedBull pierde o no su distintividad, determinación que puede admitir diferentes criterios.
El público ya conoce que los coches de juguete son imitativos de los reales, y los elige por tales; en el caso de los coches de carrera los elige por la reproducción del modelo original y no por los espónsores cuyos logos puedan adornarlo, ni se siente atraído por las marcas de estos patrocinadores. Al momento de consumir los “slots” la gente sabe quién es su fabricante; no se confunde pensando que RedBull es quien los fabrica, ni que ésta posea una relación económica con Tecnitoys (no se confundirían con el origen empresarial de los fabricantes del producto). Lo que despejaría en cierta visión cualquier riesgo de confusión. Pero en otra perspectiva, y dado cómo la marca RedBull resalta en los “slots” Scalextric referenciados en el caso, cabría preguntarse si el público no asociaría una relación empresarial entre las detentadoras de las marcas “RedBull” y “Scalextric”. En palabras de una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya del 1º de julio de 1999 “mutatis mutandis”, se puede inducir a confusión al consumidor haciéndole creer que existe algún tipo de acuerdo entre ambas empresas en la comercialización del producto (en el caso, de los “slots” Scalextric entre RedBull y Tecnitoys), lo cual podría originar un riesgo de confusión del consumidor medio sobre la procedencia empresarial. Bajo el pretexto de la imitación, no podemos olvidar que la presencia destacada de la marca en sus distintas configuraciones en los slots, refuerza en ellos una sensación de potencia y energía que agiganta la atractividad del juguete minimodelo (imitativo del coche de carrera). La marca “RedBull” da (con sus diseños y colores) en un coche de carrera a escala da la sensación especial de fuerza (propiedades que se asocian a RedBull como bebida energética), lo que puede resaltar una idea de extremidad que puede hacer más atractivo el producto y gravitar induciendo la preferencia por el minimodelo en un cliente potencial promedio (especialmente en los niños). En esta óptica el uso de la marca Redbull, especialmente en el destaque con que aparece en estos vehículos, aunque reproduzca una realidad ya excedería lo meramente ornamental, y como que hasta favorece la comercialización del minimodelo; podemos vincularlo a una técnica de mercadeo, que induce la adquisición a un posible cliente bajo el encubrimiento de que la figuración de los signos de RedBull tendría en los minimodelos de automóviles de carrera un propósito meramente ornamental e imitando la apariencia a escala). Admito empero que este razonamiento puede ser discutible, sobre todo si no se encuentra probado qué beneficio económico o comercial puede obtener Tecnitoys o qué menoscabo o empobrecimiento puede tener RedBull, ni se puede demostrar qué relación material correlativa existiría entre uno y otro.

IV. Conclusiones
El derecho de titularidad y el derecho de persecución de una marca, aun cuando ésta sea notoria o de renombre, puede no ser siempre absoluto dependiendo de las circunstancias del caso. Sin perjuicio de las excepciones establecidas normativamente (que impiden al titular del signo que prohíban al tercero hacer uso de su nombre o dirección, de indicaciones relativas a las características del producto o servicio, o cuando la utilización sea necesaria para indicar el destino del producto o servicio), puede denegarse al titular la tutela sobre el uso del signo por un tercero cuando a pesar de advertirse una doble identidad, se pueda considerar que la reproducción se hace para fines simplemente imitativos o decorativos ajenos al propósito de resaltar con la marca la particularidad del producto, y cuando no exista riesgo de confusión ni deslealtad, ni eventual obtención de una ventaja.
En el asunto en análisis se ventilaron estos extremos, concluyendo en que la reproducción de la marca notoria dubitada estaba asociada a un fenómeno imitativo característico de los juguetes que reproducen a escala coches de carrera (cuyos vehículos reales posee los logos de los patrocinadores, y por tanto los minimodelos de juguetes los incluyen), de lo cual se entendió que el público está acostumbrado a esa imitación y no asocia en esas reproducciones de marcas una especialidad en el producto, ni le acuerda por ellas distintividad o una procedencia distorsionada. La comercialización y la preferencia del consumidor del minicoche de juguete se da en una visión global por la reproducción fideligna en sí y por la calidad del mismo, no por la particularización de las marcas que decorativamente pueda contener.
Aunque estas ideas puedan considerarse pertinentes y correctas en una perspectiva, el decisor deberá valorar y calibrar si la reproducción dubitada, so pretexto de imitación, está o no induciendo con las ideas que pueden asociarse a sus imágenes, a hacer más atractivo el producto al potencial cliente o consumidor, ocasionando por otro lado un menoscabo o difuminación de la marca. Debería analizarse si este uso no autorizado no comporta un uso a sabiendas, lo que lo haría presumible como desleal o de mala fe, y por lo tanto indebido y reprochable por el Derecho.

1 Pretensiones acumuladas marcarias y derivadas de la competencia deseal (art. 9º del Reglamento de la Marca Comunitaria, arts. 34, 41, 43 y 44 de la Ley española de Marcas No. 17/2011, arts. 6 y 12 de la Ley española sobre Competencia Desleal No. 3/1991, y art. 9º del Reglamento de la Marca Comunitaria).
2 Las decisiones del Landesgericht Nürnberg-Fürth del 11.5.2007, del Oberlandesgericht Nürnberg del 29.4.2008 y del Bundesgerichtshof del 14.1.2010 fueron contestes en denegar la demanda de Opel, en el criterio de que el logo de Opel en un modelo a escala debe verse como parte de la reproducción en detalle del mismo, sin que pueda pensarse que por ello se afectaría la marca original, que el público pudiera confundir el origen atribuyéndolo a Opel, o que pudiera establecerse una ligazón entre Opel y Autec. En una posición divergente, la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo español entendió en sentencia del 8 de marzo de 2004 (caso “Harley Davidson-Juguetes Feber S.A.”) que las características de semejanza entre las motocicletas reales y las de juguete podían conllevar riesgo de confusión sobre la procedencia y perjudicar infraccionalmente a la marca Harley-Davidson.

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