NOTAS SOBRE
LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL EN MARCAS
Se reputa como “Competencia
Desleal” todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las
exigencias de la buena fe, y que pretenda atraer una clientela ajena en forma
ilícita o engañosa. Se trata de conductas ajenas a la ética
comercial y a la pacífica convivencia en la competencia. Acorde al art. 10 bis
num. 2º Convenio de París (ratificado por el Decreto-Ley No. 14.190), podríamos
definir como “competencia desleal” a todo acto de competencia contrario a los
usos honestos en materia industrial o comercial. En
materia de marcas, este fenómeno presenta algunas disimilitudes respecto a la Ley No. 18.159 (sobre Promoción y
Defensa de la Competencia) que protege la libertad de competencia y de concurrencia
en el mercado, aunque esta Ley también observe que hay prácticas que limiten el
acceso ajeno como de competencia desleal (arts. 1º y 4º de la Ley No. 18.159).
La competencia desleal es, según KEMELMAJER DE
CARLUCCI, aquella que se pretende ejercer de forma irregular, con intención de
perjudicar, eligiendo la vía más dañosa o actuando de manera no razonable y
repugnante a la libertad y confianza recíproca”. Conforme a MERLINSKI y
CARRIÓN, los actos de competencia desleal son aquellos que se configuran contra
a los competidores (violación de secretos, imitación, explotación de la
reputación ajena, denigración), frente a los consumidores (confusión,
engaño) o sobre el mercado a partir de conductas contrarias a los usos honestos,
provocando perjuicios indebidos. MESSINEO señala que la competencia es
desleal cuando se vale de medios que, por su cualidad y eficiencia, van más
allá de su finalidad de batir a las empresas en competición, con las armas de
la superioridad técnica o con el más bajo costo de producción, lesionando
indebidamente el derecho del competidor.
La Propiedad Intelectual es el derecho de la
creatividad. En su esfera, la competencia desleal es la inconducta perpetrada
por quien pretende lucrar aprovechándose para sí de la creatividad ajena o de
quien tiene ese derecho reconocido y protegido, lo que supone un acto
infraccional o ilícito contrario a la buena fe y reñido con la ética
profesional. En el ámbito marcario, la acción contra la competencia desleal intenta
en un doble propósito: a) proteger el derecho del titular o de quien tenga el
derecho a explotar la marca, evitando su uso u obteniendo una reparación; b)
evitar un uso o explotación de forma que genere confusión a los consumidores.
Por un lado tutela, pues, derechos de los competidores, titulares o
derechohabientes de la marca, y por otro los derechos del consumidor. Procura
que se respete el derecho de los titulares o derechohabientes, respetar la
calidad de la marca, sus cualidades y funciones, y por otro lado, que no se
engañe a los usuarios de modo que entren en confusión o crean que con el
producto falsificado “sería como lo mismo”.
De acuerdo a RIPPE y a la Jurisprudencia (sentencia No. 111/2018 del Tribunal de
Apelaciones en lo Civil de 3º Turno), para que se advierta como
configurada una situación de competencia desleal, debemos apreciar cuatro
elementos:
a) que ambas partes sean
concurrentes como competidores;
b)
que el acto de una de ellas esté provocando una atracción o desviación hacia sí
de la clientela del otro, o comporte un aprovechamiento de la reputación o el esfuerzo ajeno;
c) que la conducta de una
de las partes sea incorrecta, ilícita, contra la ética comercial y la confianza
de los negocios, contra el “fair play” de la competencia intentando la
confusión, denigración, y desintegración interna de un competidor o de una
empresa rival;
d) que el acto esté provocando o sea susceptible
de provocar un perjuicio al competidor por atracción o desviación ilícita de su
clientela.
El art. 10bis
num. 3º Convenio de París caracteriza como competencia desleal, a los
efectos de los derechos de la Propiedad Intelectual:
i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del
comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor;
iii)
las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación,
las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Toda competencia implica una puja de intereses por un
ámbito limitado y escaso, por un mismo lugar en el mercado. No todo acto de
competencia está prohibido, aun cuando resulte dañoso al competidor, dentro de
ciertos límites y reglas que en la práctica son muy difusas y no siempre están reglamentadas,
pero cuya frontera de acción está dada cuando el derecho a competir se vale de
medios no permitidos por el Derecho y por las buenas prácticas comerciales. La
competencia desleal es un acto ilícito, fuera de lo que debería ser una
competencia “justa”, que refiere a los medios utilizados en la concurrencia, y
se confirma cuando existe un abuso en el ejercicio de la libre competencia,
exceso calificado por la ilicitud de los medios utilizados contrarios a los
usos honestos en la actividad comercial o industrial.
En las relaciones con consumidores y usuarios, se
entenderá opuesto a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un
empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta
como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un
empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o
pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del
consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, en
circunstancias en que se encuentra la práctica comercial dirigida a un grupo
concreto de consumidores.
Son actos de competencia desleal en el ámbito de las
marcas, por ejemplo:
1) Actos de engaño (información
falsa, o que por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a
los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico);
2) Actos
de imitación por copia o emulación (genera la asociación por parte de los consumidores
respecto a la prestación, provocando la creencia de que los productos son
legítimos de los propietarios o explotadores de la marca);
3) Actos
de confusión (todo comportamiento
idóneo para crear distorsión o riesgo de asociación por parte de los
consumidores respecto de la procedencia de la prestación. Es el caso de la
confección de envases o envoltorios iguales o similares a los del producto
auténtico; el uso de nombres semejantes al de una marca protegida o notoria, el
uso indebido de metadatos. Puede estar
vinculado a la publicidad ilícita o engañosa);
4) Explotación de la reputación ajena (aprovechan el esfuerzo productivo y
el prestigio de una marca ajena consolidada, para querer establecer que hay
relaciones entre el producto dubitado y aquélla. Entre estas malas
prácticas tenemos las prácticas de dilución, degradación y de parasitismo; también lo es la colocación de leyendas del
caso “nuestra versión de”, “similar a”, “tipo”,
o semejantes);
5) Venta a menor costo
(propio del producto que no es original; puede generar en los consumidores la
idea de que están adquiriendo el producto original a precio más ventajoso);
6) Violación de secretos (más para el ámbito de la información reservada, secretos empresariales o patentes).
6) Violación de secretos (más para el ámbito de la información reservada, secretos empresariales o patentes).
En el Derecho uruguayo, el marco jurídico de la acción
por competencia desleal por uso indebido de marcas se encuentra dentro del
sistema general de responsabilidad extracontractual (Arts. 1319 y 1321 del
Código Civil), aunque podría haber casos de competencia desleal ambientadas en
el incumplimiento de un contrato (arts. 1341 y 1431 del Código Civil) (por
ejemplo, un licenciatario respecto al propietario, o un socio respecto a la
sociedad, o un trabajador respecto al patrono, que estuvieren incursionando en
prácticas infieles), o en el enriquecimiento injusto (arts. 16 y 1308 del Código
Civil).
La normativa sobre Propiedad Intelectual refuerza la
protección contra las conductas que infringen la debida concurrencia. El Convenio
de París en su art. 10bis y 10ter establece que los ratificantes están obligados a
asegurar a los nacionales de todos los países de la Unión una protección eficaz
contra la competencia desleal, y a asegurarles
los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente este incomportamiento.
O sea que no basta afirmar una protección, sino que debe estar garantida con
una adecuada observancia. Esto se encuentra a su vez cimentado por los arts. 2.1, 2.2, 22.2 “b”, 39, 41 a 62 del
Acuerdo para los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC).
La Ley nacional dispone a su vez, que no son registrables (art. 5 num. 7º de la Ley No. 17.011) las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal. A su vez, la protección se intenta asegurar regulando las acciones penales y las civiles por cese de uso y daños y perjuicios (arts. 87 a 89 Ley No. 17.011), dentro de la cual se encuentra la acción por competencia desleal.
La Ley nacional dispone a su vez, que no son registrables (art. 5 num. 7º de la Ley No. 17.011) las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal. A su vez, la protección se intenta asegurar regulando las acciones penales y las civiles por cese de uso y daños y perjuicios (arts. 87 a 89 Ley No. 17.011), dentro de la cual se encuentra la acción por competencia desleal.
Actualmente existen normas que regulan la defensa
contra la competencia desleal en la Ley No. 18.159 (de Defensa de la
Competencia), que si bien no se relacionan “cien por ciento” con la protección
marcaria, instituyen normas que intentan velar por el acceso de todos a la
libre concurrencia. Es meneter recordar que los arts. 13 a 15 de la Ley No. 17.243
fueron derogados por el art. 30 Ley No. 18.159.
También existen disposiciones que tutelan, desde el
punto de vista del consumidor, que se les brinde una protección contra las
prácticas en infracción que atenten contra sus derechos, incluyendo según
nosotros porque la Ley No. 17.250 (de Defensa del Consumidor) no distingue, reglas
que vedan la oferta desleal o de productos no auténticos y que reclaman sinceridad
en la información (arts. 6º “D” y 8º “d” de la Ley No. 17.250 -protección
contra los usos desleales, poniéndose de lado de protección del consumidor-;
art. 17 de la Ley citada en cuanto al deber de informar; arts. 24 y 25 de la
Ley No 17.250, respecto al deber de no brindar publicidad falsa; y arts. 33 a
39 de la Ley de marras en cuanto a la acción de daños y perjuicios).
En Uruguay, la acción por competencia desleal suele
acompañar en forma acumulativa como principal o subsidiaria a la acción de cese
de uso y de daños y perjuicios marcaria (art. 120 del Código General del
Proceso). Se tramita, como las acciones civiles de cese de uso y de daños y
perjuicios, mediante la vía del juicio ordinario (art. 348 del Cuerpo ritual
citado). En realidad, ontológicamente la acción de daños y perjuicios por
competencia desleal no tiene mayores diferencias con la acción de daños y
perjuicios general marcaria, porque todas están ambientadas en el reprochable
uso indebido y contra el beneficio del esfuerzo del propietario o explotador
legítimo. De hecho, la competencia desleal podría integrar la plataforma
fáctica de la acción civil por daños y perjuicios general por práctica
infraccional marcaria. De este modo, el art. 89 de la Ley No. 17.011 abarcaría
a cualquier acción civil sin realizar distinción (englobando a la acción por
competencia desleal en materia de marcas), máxime cuando la norma se encuentra
dentro de un régimen especial referido a marcas.
Atento al art. 32 de la Ley española No. 29/2009 y en
cuanto es trasladable como enseñanza más recibida (art. 16 del Código Civil) a
nuestro país, podríamos afirmar que contra los actos de competencia desleal
sería pertinente ejercitar las siguientes acciones:
a) Acción declarativa de deslealtad;
b) Acción de cesación de la conducta desleal o de
prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de
prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica;
c) Acción de remoción de los efectos producidos por la
conducta desleal;
d) Acción de rectificación de las informaciones engañosas,
incorrectas o falsas;
e) Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente;
f) Acción de enriquecimiento injusto, que sólo
procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por
un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.
Se
encuentra legitimado para ejercer la acción por competencia desleal, cualquiera
que sienta menoscabado su interés directo, personal y legítimo en o a la marca.
Por ejemplo, los titulares del derecho registrado o de la marca notoria, sus
representantes o cualquier derechohabiente (licenciatorio, sublicenciatario).
En principio la legitimación es amplia, y hasta podría abarcar a los comerciantes de los productos legítimos de las
marcas.
El art. 10ter num. 2º del Convenio de París dispone que los países de la Unión
están comprometidos a prever medidas que permitan a los sindicatos y
asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes
interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países,
proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la
represión de los actos previstos por los artículos 9, 10 y 10bis de este
Convenio, en la medida en que la Ley del país
donde la protección se reclama lo permita a sus sindicatos y a sus asociaciones
locales.
En
cuanto a la preclusión de cuestionabilidad por prescripción de la acción civil
de daños y perjuicios por competencia desleal, la Jurisprudencia ha sustentado
dos posiciones ([1]):
a)
En una tesitura, se ha sostenido que pasado el término de prescripción anual
del art. 89 de la Ley No. 17.011, queda el art. 1332 del Código Civil que deja
subsistente la acción de daños y perjuicios por competencia desleal por un
tiempo cuatrienal (Sentencias Nos. i-2/2005 T.A.C. 1º, i-90/2011 T.A.C. 1º y
SEI 0003-00016/2016 T.A.C. 1º) ([2]).
En esta línea, la acción de competencia
desleal no se sujeta al art. 89 de la Ley No. 17.011, sino al sistema general
del Código Civil;
b)
En otra postura, la prescripción de la acción de
daños y perjuicios por competencia desleal marcaria estaría sujeta al mismo
término prescriptivo de la acción de daños y perjuicios por uso eventualmente
indebido de marca, o sea a los arts. 89 (incs. 1º y 2º) de la Ley No. 17.011,
123 del Código General del Proceso y 1235 del Código Civil (Sentencias Nos.
112/2012 y SEI 0008-000116/2013 del T.A.C. 7º). El art. 89 de la ley 17.011
refiere en forma genérica y sin distinguir al accionamiento civil o penal, y en
cuanto a las acciones civiles la disposición citada no distingue en materia de
demandas por daños y perjuicios cuando se trata de marcas, estando incluida
entonces la acción por competencia desleal. La opinión se sustenta en que el
ámbito civil debe entenderse abarcativo de las dos pretensiones acumuladas en
la especie, esto es el cese de uso conforme al art. 88 de la Ley No. 17.011 y
la reparación de daños y perjuicios (art. 87 “ejusdem”), porque cuando el legislador quiso distinguirlas lo hizo como
evidencian estas dos últimas disposiciones citadas, (otros precedentes del
T.A.C. 7º, sentencias Nos. 112/1990 y 255/1999, ratificadas en la sentencia No.
112/2012. También sentencias del T.A.C. 3º No. 272/2003; del T.A.C. 5º Nos.
i-711/2011 e i-71/2013).
Se
impone la carga de la prueba a quien inicia la acción por competencia desleal,
de demostrar tanto el acto o hecho ilícito como el menoscabo o daño ocasionado
(arts. 137 y 139 del Código General del Proceso), que son “quaestiones facti”. Será
potestad del tribunal actuante calificar (“quaestio juris”) si el hecho o acto
denunciado comporta el carácter de ilícito, y en lo particular si constituye un
hecho o acto de competencia desleal. En esos casos, deberá analizarse si
comportó un perjuicio y en ese caso, cómo deberá ser resarcido. La prueba
apuntará a demostrar que el uso desleal habría provocado una atracción de la
clientela hacia el producto dubitado o del demandado, y que habría trasuntado
una pérdida económica en cuanto al acceso al mercado.
El
criterio de atribución de la responsabilidad es de índole netamente subjetiva.
Debe tenerse presente que si nos estamos refiriendo a una competencia como
“desleal”, la deslealtad supone la mala fe, una conducta netamente intencional.
Por tanto, esta clase de responsabilidad se configura a título de dolo; no de
culpa ni de culpa grave.
En
cuanto la supuesta competencia desleal refiera a productos, la Jurisprudencia
reclama que la concurrencia haya versado entre productos semejantes o que
confluyan dentro de la misma clasificación internacional (Arreglo de Niza,
ratificado por Ley No. 17.146), dentro del principio de especialidad (sentencia
No. 48/2017 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7º Turno).
En
la acción por competencia desleal relativa a uso de marcas, como en cualquier
acción de daños y perjuicios por uso indebido de marca, se han dado dos
posiciones en la Jurisprudencia uruguaya:
a)
En una posición, se suele reclamar la prueba del daño concreto económico
ocasionado, haciendo hincapié en el art. 1319 del Código Civil. Si no hay daño
concreto probado en cuanto a privación de ganancias o menoscabo concreto en
dinero (eventualmente diferible a liquidación incidental conforme al art. 378
del Código General del Proceso), aun cuando la práctica fuera ilícita, no se hace
lugar a la acción por daños y perjuicios por competencia desleal (sentencias Nos.
114/2010 y 4/2012 del T.A.C. 5º). Las
hipótesis resarcibles son reservables para situaciones en que el daño se
advierta objetivado como trascendente (sentencia No. 64/2012 del T.A.C. 4º). En
esta línea se ha advertido que si el público no se confunde entre las
mercaderías de los competidores (o sea por ejemplo, tiene noción de que los
productos en infracción no son los originales), no hay en realidad atracción de
la clientela ajena y entonces no hay nada a resarcir;
b)
En otra posición, apoyada fundamentalmente por la Doctrina y que comienza a
asentarse en ciertos tribunales, se advierte que comportando la acción desleal
un verdadero ilícito, basta considerar que se haya producido la concurrencia
desleal en sí para que esto detone la obligación de resarcir, con independencia
de si se padeció o no baja en las ventas o posición en el mercado, de si el
público se pudiere confundir o no, o si es cuantificable o no el daño, ya que
acorde al art. 1323 del Código Civil el daño comprende el mal directamente
ocasionado, sin perjuicio de que se hubiere acompañado o no de una privación de
ganancias. Probado el hecho ilícito
(competencia desleal), demostrada tal sola infracción, el daño surge probado,
quedando ver de qué modo será resarcido. Porque cuando se lanzan al mercado
bienes en infracción con el propósito de comercializarlos aprovechando la
reputación de una marca ajena, hay una voluntad de captar clientela que
gustaría de usar productos de la marca del legítimo explotador, voluntad cuyos
beneficios económicos logra con la venta de cada producto dubitado. Por ende, aun
cuando no hubiere privación de ganancias o confundibilidad demostrada, eso no
es óbice para compensar el daño directamente ocasionado.
El
daño que fuere reclamado con extrapatrimonial o moral puede según las
circunstancias evaluarse “in re ipsa”, aunque la Jurisprudencia puede exigir la
prueba (por lo general, la objetivación “in re ipsa” se reserva para
situaciones de gravedad conforme a estándares medios de sensibilidad social,
que no se guarda para los temas comerciales); en este sentido no existe
diferencias respecto al sistema general del derecho de daños. Dentro de ello
quedará la discusión si las personas jurídicas (por lo general serán empresas,
sociedades o corporaciones las que promuevan la acción por competencia desleal)
están o no legitimadas para reclamar el daño moral.
Respecto
a las formas de determinación o criterios para determinar una condena,
podríamos seguir las llamadas “tres reglas” propuestas por ACHARD (determinar
si hubo mercadería original; si la mercadería no era original, si identificaba
o no los mismos productos o servicios; determinar si el consumidor podía
confundir los productos falsificados con los verdaderos). Aunque por supuesto,
la condena o la forma en que ésta será parametrada queda librada a las luces de
cada tribunal.
La sentencia que acoja la demanda por
competencia desleal puede subsumir la condena respecto a la competencia desleal
haciéndola única con la que se pueda pronunciar sobre la acción por daños y
perjuicios o cese de uso marcarios, según su caso.
La condena puede ser de varias clases:
a) Condenas en dinero, determinables en el
propio pronunciamiento de conocimiento o a liquidarse conforme al procedimiento
del art. 378 del Código General del Proceso;
b) Condenas en obligaciones de hacer o de
no hacer. Por ejemplo, al cese de la competencia desleal o del uso marcario
indebido, al decomiso o destrucción de la mercadería en infracción o
instrumentos utilizados para la fabricación;
c) Publicación de la sentencia o de una
solicitud, o cuando los
efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una
declaración de rectificación o de aviso al público;
d) Condena a pagar los gastos causídicos (costas,
costos o ambos según el caso -arts. 56, 198 y 261 del Código General del
Proceso-). De ameritarlo la situación de que la mala fe o la temeridad resulten
plenamente acreditadas, puede la parte demandada ser condenada “además, a los
daños y perjuicios en otro proceso o en el mismo, si hubiere mediado expresa
petición sujeta a las formas establecidas para la demanda” (art. 61 del Código
General del Proceso).
Las condenas en dinero pueden adoptar a vía de
ejemplo, los siguientes parámetros, que permiten una adecuada indemnización
midiendo el perjuicio del explotador con derecho a través del provecho
económico del infractor, liquidables por lo general (por las dificultades de su
estimación en etapa de conocimiento) a través de un procedimiento especial con
el auxilio de la prueba pericial (según hemos dicho, conforme al art. 378 del
Código General del Proceso):
1) Resarcimiento conforme a la privación de ganancias
de quien tuviere derecho a la explotación de la marca, en relación al número de
productos dubitados vendidos estimando la diferencia entre el bien si fuera
original y el bien en infracción;
2) Resarcimiento conforme a los beneficios obtenidos
por el infractor en la actividad de competencia desleal. Calculando, por ejemplo, las ganancias obtenidas por el infractor según la
cantidad de productos vendidos;
3) Resarcimiento del daño moral, cuanto se entienda
corresponda;
4) Estimación de lo que correspondería por una regalía
o licencia hipotética que hubiera debido pagarse acorde a los productos
fabricados en infracción;
5) Estimación de lo que correspondería por una regalía
o licencia hipotética que hubiera debido pagarse acorde a los productos en
infracción vendidos.
Se
ha debatido si la solicitud de registro de una marca previo al juicio,
constituye un acto de competencia desleal. El tema se debatió en las sentencias
Nos. 111/2018 y 47/2014 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno.
1)
En una primera posición mayoritaria en la primera sentencia y unánime en la
segunda, se ha dicho que si la solicitud de inscripción fue sometida a la Administración,
aunque no fuere concedida u otorgada fuere cancelada, no habría existido ilicitud
porque se habría procedido en forma transparente y no habría existido dolo;
2)
En la posición minoritaria de la sentencia No. 111/2018 T.A.C. 3º, se habría
relevado como indicio grave de deslealtad (art. 1605 del Código Civil) el hecho
de que la inscripción fuere revocada en favor de otra que tenía el uso más
anterior.
[1] Sobre los diferentes regímenes de
prescripción de las acciones marcarias, ver del autor, “Cómo evitar perder los
derechos marcarios del cliente por el transcurso del tiempo. Una visión desde
la Jurisprudencia”, en
“http://edgardoettlin.blogspot.com/2018/10/preclusion-de-cuestionabilidad-de-las_8.html”.
[2]
T.A.C.: Tribunal de Apelaciones en lo Civil.
