NOTAS PARA UNA DISERTACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD
CIVIL DEL PROVEEDOR DE SITIOS DE MERCADEO O DE COMERCIALIZACIÓN (LANDLORD
LIABILITY) POR INFRACCIONES MARCARIAS (CON REFERENCIAS TAMBIÉN A DERECHOS DE
AUTOR)
Edgardo Ettlin ([1])
Sumario: I. Generalidades - II. La acción
civil de responsabilidad contra el propietario del sitio o espacio donde se
verifican ilícitos marcarios - III. Responsabilidad del Estado por permitir la
comercialización de productos o servicios espurios en infracción marcarias, en
ferias o predios que administra o permite su asentamiento - IV. Jurisprudencias
contradictorias para determinar la responsabilidad de los proveedores o
propietarios
I. Generalidades
El Derecho de Daños busca nuevas formas de
involucrar la responsabilidad civil, y nuevos sujetos pasivos de reprochabilidad.
En el Derecho de Daños relacionado con cuestiones sobre Propiedad Intelectual,
y en el caso particular objeto de este estudio, vinculado a las Marcas y
derechos afines, no ocurre otra cosa diferente.
Una forma que tienen los propietarios o derechohabientes
para combatir la responsabilidad civil contra la falsificación y piratería, ya
no es ir directamente contra los comercializadores o falsificadores de los
productos o servicios en infracción marcaria, sino que pretende también
comprende a otros sujetos, a través de atacar todos los eslabones de la
logística y de la cadena de comercialización de los bienes en infracción:
fabricantes, suministradores de insumos para la fabricación, intermediarios de
cualquier especie, comerciantes. La idea es, como manifiesta BUGALLO, que se
pueda llegar más allá de la responsabilidad del propio infractor, a quienes
permiten el contexto de ejecución del ilícito ([2]). En
esa cadena también se encuentran quienes proveen los Puestos, Puertos o
Soportes físicos o virtuales de ventas, sea como propietarios, gestores,
proveedores o administradores.
El combate de la responsabilidad, y en el
supuesto que nos incumbe el de la responsabilidad civil por daños contra tales propietarios,
puede accionar lícitamente contra los arrendadores o administradores de ferias
y mercados, cualquier tipo de proveedores de espacios físicos o telemáticos, ferias,
malls, mercados (materiales o virtuales), sitios web, torrentes o conexiones
P2P de Internet (Torrents o P2Ps están relacionados con tecnologías
infraccionales de derechos autorales), a efectos de que aquéllos respondan por
todas las operaciones lícitas que se realicen en sus lugares o plataformas.
Intenta vincularlos como responsables directos o indirectos, por las infracciones
contra los derechos de los legítimos titulares o licenciados marcarios, de
quienes usan para la operativa las estructuras de aquellos en un lugar físico o
en Internet.
De este modo, la estrategia litigiosa se
plantea en el área del derecho extracontractual entre los propietarios o
derechohabientes de marcas, contra los propietarios o administradores del
mercado o sitio, tanto por lo que en dichos lugares hace un tercero (inquilino
o usuario a cualquier título), como por éstos los lugares de los cuales aquellos
propietarios o administradores se sirven (económicamente, de la forma que sea).
En inglés se conoce esta clase de responsabilidad como “Landlord Liability”,
que en español se traduciría literalmente como “Responsabilidad del Señor de la
Tierra”, o en el uso contra un propietario en general del espacio, como
“responsabilidad del dueño”. La práctica forense extenderá también esta
responsabilidad a otros sujetos que si bien no son propietarios, manejan el
dominio físico o virtual como gestores o administradores.
Esta responsabilidad civil extracontractual
opera en forma vicaria o en garantía de estos dueños o proveedores de lugares o
sitios, respecto a sus alojados o usuarios (dependientes de aquéllos, o con
quienes están vinculados
contractualmente en el marco de una amplia noción de dependencia y en el sentido de que los propietarios son los
guardianes del debido comportamiento de los usuarios o inquilinos), o directamente
por el contrato o por lo que se realiza ilegítimamente en los espacios físicos
o virtuales de que los dueños, proveedores, gestores o administradores poseen.
La responsabilidad de estos propietarios,
proveedores, gestores o administradores, opera en dos modalidades: 1) por
Asistencia con el espacio; 2) por Coparticipación o Concierto (en la comercialización,
en ganancias, alquileres, comisiones, o recibir publicidad de terceros para
mantener el lugar o sitio físico o virtual).
El ataque litigioso de la responsabilidad
contra el propietario o manejador para que no continúe la falsificación y la
distribución y comercialización, puede operar en diversos frentes:
a) Preventivo o preparatorio (intimaciones,
advertencias, inspecciones o diligencias para determinar quién es el dueño o
administrador);
b) Medidas cautelares (retener alquileres o
ganancias que cobra el propietario; obtener el cese de las prácticas
infraccionales de los inquilinos o usuarios);
c) Represión penal o petición de condena
civil (denuncia o demanda de los propietarios o derechohabientes de la marca
interesados).
A efectos de precisar los alcances de esta
clase de reprochabilidad, podemos referir a la Directiva 2004/48 de la Unión
Europea, cuyo artículo 11 dispone que los Estados miembros garantizarán
asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se
dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan
sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad
intelectual. En materia de Derechos de Autor, pero trasladable por analogía al
Derecho de Marcas, la Directiva 2001/29 preceptúa en su art. 8.3 que los
Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en
condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos
servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho
afín a los derechos de autor. También en materia de Derechos de Autor, la Directiva
de la Unión Europea 2019/790 sobre los Derechos de Autor y Derechos Afines en
el Mercado Único Digital (que entró en vigor el 7 de junio de 2019; arts. 26 y
31 de la misma), tomó preocupación sobre el uso de obras u otras prestaciones
por parte de los prestadores de servicios en línea que almacenan y facilitan
acceso a los contenidos cargados por los usuarios (Considerandos 3., 6. y 16.),
en cuanto pueden ocasionar problemas cuando se cargan u ofrecen contenidos
protegidos por derechos sin autorización previa de sus titulares (Considerandos
61. y 62.). Entiende que por “prestador de servicios para compartir contenidos
en línea” se define al “al prestador de un servicio… cuyo fin principal o uno
de cuyos fines principales es almacenar y dar al público acceso a una gran
cantidad de obras u otras prestaciones protegidas cargadas por sus servicios,
que el servicio organiza y promociona con fines lucrativos” (ver art. 2. num.
6º de la Directiva 2019/790 de la Unión Europea), sin que se especifique de qué
forma se obtiene ese lucro. Y pone en el tapete que si bien los prestadores de
servicios que comparten contenidos en línea realizan actos de comunicación o de
puesta de disposición al público cuando dan acceso a obras protegidas por
derechos de autor, aquéllos necesitan obtener una autorización o un acuerdo de
licencia para hacerlo, y en caso contrario poseen un régimen de responsabilidad
específico (Considerandos 64. y 66.)
II. La acción civil de responsabilidad contra
el propietario del sitio o espacio donde se verifican ilícitos marcarios
Todo hecho ilícito que produce a otro un daño
importa la obligación de repararlo (arts. 1319, 1324, 1341 y 1555 del Código
Civil, en materia de derecho extracontractual y contractual); sea que este
hecho sea cometido directamente por una persona, sea se haya verificado por una
persona respecto a quien se tiene la guarda de su comportamiento o por la cosa
de que se sirve. En el primer caso, la reprochabilidad se imputa sobre el
perpetrador; en el segundo, sobre quien tiene la vigilancia conducta de la
persona o la cosa a su cargo. El uso sin autorización o mediante dolo, la
falsificación, o cualquier comportamiento que atente contra los legítimos
derechos de los propietarios o derecho habientes de una marca, es un hecho
ilícito (arts. 81 a 89 de la Ley No. 17.011; normas correspondientes del
Convenio de París -ratificado por la Ley No. 17.011 y de los Acuerdos sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -AADPIC-
ratificado por la Ley No. 16.671, más normas conexas y complementarias). Quien
posee o gestiona un sitio físico o virtual donde sus arrendatarios o usuarios
cometen ilícitos marcarios, es pues, pasible de responsabilidad por el hecho de
la conducta infraccional que estos cometen en su espacio, sin perjuicio de que
además es directamente responsable por permitir esa actividad ilícita. Esta es
la argumentación que justifica, en líneas breves, la responsabilidad del
propietario o administrador del lugar (“landlord liability”).
El propietario se sirve del sitio o del lugar
cuyo espacio ofrece por alquiler, precio de compra, y hasta inclusive
gratuitamente (retribución por publicidad o donaciones de terceros, o inclusive
beneficio indirecto o inmaterial); y a su vez es guardián del comportamiento de
los usuarios o inquilinos (dependencia jurídica, no necesariamente dependencia
laboral o familiar). Todo eso vincula su reprochabilidad.
Afirma BUGALLO que cuando los comerciantes o
fabricantes alquilan un local, un inmueble, los propietarios de ese inmueble
saben o deben saber qué actividades van a realizar sus arrendatarios. “No es
imposible que un propietario de inmueble ignore, en alguna oportunidad, qué
operaciones realiza su arrendatario... después de todo la responsabilidad es
subjetiva en Uruguay y el conocimiento que efectivamente tenga o el que deba
tener, será considerado. Sin embargo, en la práctica, muchas veces es notoria
la actividad de piratería: un propietario que cobra la mensualidad, a veces
superior a lo normal en ese mercado, tiene idea muy concreta sobre la fuente de
los ingresos de su arrendatario. Es lógico que también sea cuestionado en su
responsabilidad (sea civil o penal, según el caso) cuando se beneficia también
y hace posible la actividad ilegal. Pensemos en el caso de delitos relacionados
con el tráfico de drogas, por ejemplo. O en caso de clínicas clandestinas...
Entre tantas otras situaciones.“ ([3])
A su vez, el inquilino o usuario del sitio
está obligado a usar el lugar correctamente, y no debe destinarlo para realizar
prácticas ilícitas como la piratería o el comercio en infracción marcaria.
Puede ser pasible, por los daños que su actividad espuria provoque, de responsabilidad
no sólo respecto a los titulares o derechohabientes de las prerrogativas
marcarias por responsabilidad extracontractual (arts. 1319 y 1324 del Código
Civil según observamos), sino que puede ser demandado el inquilino o usuario
por el proveedor o dueño del sitio por responsabilidad contractual
(cumplimiento de buena fe del contrato, resolución del contrato, daños y
perjuicios, según los casos -arts. 1286, 1291, 1341, 1431, 1555, 1811 num. 1º,
1812 más normas concordantes del Código Civil-).
No existe en el Uruguay un marco jurídico
específico sobre la responsabilidad de los propietarios, proveedores o
administradores de espacios físicos o de Internet por infracciones marcarias de
quienes usan sus lugares. Sin embargo, esta clase de responsabilidad es
perseguible y pertinente sin ningún problema dentro del sistema general. Para
ello es menester recurrir por defecto al Derecho Civil, Penal, Procesal Civil y
Procesal Penal común (en Uruguay existen antecedentes de responsabilidad del
arrendador de inmueble por hecho de sus arrendatarios de inmuebles, que pueden
utilizarse “mutatis mutandis” para las infracciones marcarias que se cometen
por arrendatarios o usuarios en los sitios reales o telemáticos).
Como ilícito civil y en la materia de marcas,
esta responsabilidad queda comprendida con mucha generalidad en los arts. 88 y
89 de la Ley No. 17.011, y en los arts. 491, 1319 y 1324 del Código Civil
(dentro del art. 33 de la Constitución), como también en los arts. 46, 48, 50 a
61 más concordantes del AADPIC, y el art. 10ter más concordantes del Convenio
de París. En materia de Derechos de Autor, se aplican las normas Ley No. 9.739
más la normativa internacional aplicable que ha ratificado nuestro país. Los
arts. 81 a 83 de la Ley No. 17.011 no atrapan con propiedad la figura del
proveedor de sitios en una infracción penal marcaria, si bien puede ser
reclamada a través de formas de coparticipación dentro del Derecho Penal
regular (arts. 59 a 65 del Código Penal, más normas concordantes). El
ofrecimiento y uso de sitios para actividades de piratería intelectual están,
como ilícitos, sujetos a responsabilidad y persecución penal conforme a las
normas generales y especiales (por ejemplo, Código Penal, y Ley No. 19.574 como
actividades delictivas precedentes de ilícitos de lavado de activos y de
terrorismo).
Legitimación:
Son legitimados activos para demandar contra
el dueño o gestor del sitio físico o virtual los propietarios de la marca
registrada o notoria (prueba de la notoriedad), o sus derechohabientes (licenciatarios,
sublicenciatarios). La legislación de la República Popular China requiere
básicamente: a) que esté registrada la marca en el país; b) que la marca se protegida
por un derecho exclusivo; c) que la reclamación se haga para proteger una marca
debidamente aprobada para la misma clase que los bienes que se aduce los
derechos son infringidos. En general, los titulares de los derechos deben
justificar debidamente los motivos de su solicitud. Las reclamaciones
presentadas deben tramitarse sin dilación indebida;
Legitimados pasivos de esta acción pueden ser
los dueños, administradores, proveedores o gestores a cualquier título de los gestores
de sitios físicos o virtuales (en este último supuesto de los ISP, los
proveedores de aplicaciones o conexiones P2P, o de torrentes), que pueden ser demandables
individual o conjuntamente. Compartirán eventualmente la demanda con los ofrecedores
o los usuarios o consumidores de los productos o servicios espurios que podrán
ser emplazados (art. 120 del Código General del Proceso). Todos ellos pueden
ser demandados aislada o individualmente, o en forma combinada o conjunta, por
su propio comportamiento o hecho. No sólo los privados, sino también los
organismos del Estado (nacionales o municipales) pueden ser demandables en
cuanto provean o administren esos espacios (por ejemplo, ferias o espacios de
comercialización tolerados, o vías públicas). En los lugares físicos, es más
fácil conocer quién es el dueño o el administrador. En los lugares virtuales,
es menester al menos investigar quién es el administrador (muchas veces en el
extranjero o difícil de ser hallado si no es por rastreo). En ambos casos,
determinar quiénes serán los probables sujetos pasivos demandará
individualizarlos mediante diligencias preparatorias.
Los propietarios, proveedores o
administradores de los lugares podrán citar en garantía o llamar a juicio a sus
inquilinos, permisarios o cesionarios, como también a cualquier usuario del
sitio en general que pueda ser reprochable como utilizando indebidamente el
espacio; conforme a los arts. 51 y 53 del Código General del Proceso.
Trámite
No existiendo ninguna clase de ritualidad
procesal para esta clase de litigios, la tramitación de estas reclamaciones de
responsabilidad civil se regula por el mecanismo del Juicio Ordinario (art. 348
del Código General del Proceso, más normas complementarias y concordantes).
La demanda puede articularse por daños y
perjuicios, cese de uso y eventualmente por competencia desleal, según los
casos y conforme corresponda:
a) de
modo directo contra el proveedor, locador, sublocador o gestor del espacio por
responsabilidad propia o vicaria (extracontractual, arts. 1319 y 1324 del
Código Civil);
b) de
modo directo contra el usuario del servicio (extracontractual);
c) de
modo directo contra el Estado (responsabilidad estatal, arts. 24 y 25 de la
Carta Magna);
d) en
forma conjunta o en distintas combinaciones contra el Proveedor, locador,
sublocador o gestor del espacio, el locatario, sublocatario o utilizador del
espacio ofreciendo mercaderías, como también contra usuarios de los servicios o
sitios (extracontractual). También puede acumularse la demanda contra el
Estado, por su respectiva responsabilidad;
e) es
viable que el locador o proveedor cite en garantía o llame al juicio (arts. 51
y 53 del Código General del Proceso) al locatario o usuario. Si el Estado es
demandado, también puede citarlos en garantía a cualquiera de ellos, o a todos.
El inquilino también puede citar en garantía o llamar a juicio a los
frecuentadores o usuarios de sus servicios;
f) el
locador puede demandar al locatario pidiendo la rescisión del contrato o
responsabilidad contractual (arts. 1286, 1291, 1341, 1431, 1811 num. 1º y 1812
del Código Civil).
Pueden requerirse medidas preparatorias o
cautelares, a vía de ejemplo y sin pretender agotar un elenco de posibles diligencias,
con el objeto de anticipar prueba o de determinar quiénes habrán de ser
perseguidos (es el caso de las inspecciones judiciales en espacios físicos o a
través de observación en pantalla en lugares de Internet), de obtener
preventivamente el cese de las infracciones o de preconstituir en infracción a
quien podrá ser demandado advirtiéndole sobre la ilicitud de lo que está
haciendo o permitiendo (mediante diligencias
notariales, intimaciones de cese, advertencia de información al dueño sobre las
actividades de sus usuarios presuntamente infractores marcarios, intimando para
que el proveedor tome medidas con aquéllos o les bloquee el acceso al espacio),
o para anticipar un resguardo que cubra eventuales daños a ser resarcidos
(mediante el pedimento de una orden para retención y depósito de fondos de
alquiler o de ventas a la orden del Juzgado).
Se rigen en materia procesal civil por el sistema general de los artículos
306 a 317 del Código General del Proceso. No existen disposiciones que en el
tema en abordaje, en materia cautelar o de medidas anticipadas o provisionales
permitan la exoneración o mitigación de contracautela. El desiderátum
aconsejaría cierta flexibilidad al respecto, sobre todo cuando el uso falsario o
indebido puede evidenciarse o demostrarse “ab initio” o sumariamente, sin
perjuicio de que siempre el solicitante es el responsable por los perjuicios
que se generaren en caso de que no tenga razón o de que las medidas tengan que
ser revocadas (art. 311.3 del Código General del Proceso). Estas medidas están
sometidas al debido derecho de contradictorio, y a una resolución imparcial.
La demanda, la contestación, como también la
posibilidad de interponer excepciones o de contrademandar, el allanamiento o
cualquier conducta que pueda adoptar el demandado, e incluso su rebeldía, se
rigen por las reglas generales (arts. 117 a 136, 337 a 339 del Código General
del Proceso).
Ya hemos dicho (ver “supra”) que los
demandados pueden asimismo, citar en garantía o llamar a juicio a terceros que
sean inquilinos, permisarios o usuarios en general del sitio o espacio.
Prueba
Se rige por el sistema general y pueden
ventilarse todos los medios de prueba admisibles, necesarios, pertinentes y
conducentes.
La prueba en esta suerte de litigios debe
apuntar a comprobar, dentro de la carga de las partes que impone demostrar los
hechos que fundamentan tanto la reclamación como su oposición (arts. 137 y 139
del Código General del Proceso):
a) la infracción marcaria a través de la
utilización por usuarios, inquilinos, permisarios o autorizados, o por
cualquier tercero (no importa si fuere en forma remunerada o gratuita), del
sitio o espacio físico o virtual (lugar físico o mercados, o virtual:
navegadores, sitios, ferias virtuales) ofreciendo o comercializando bienes dubitados,
para “colgar” o poner links o para ofertar mercaderías en infracción, o en el
caso de infracciones a derechos de autor, proveyendo aplicaciones o plataformas
para que usuarios intercambien entre sus IPs –conexiones P2P o Torrents-);
b) la participación del demandado ofreciendo
el espacio donde se verifica la infracción;
c) el beneficio (remunerado directa o
indirectamente) por asistencia o por coparticipación del propietario, proveedor
o administrador del espacio físico o virtual (por el uso del espacio, o por
compartir dividendos o cobrar comisiones o por avisos de terceros);
d) el daño (económico - moral) que se
ocasiona al propietario o derechohabiente de la marca, cierto o liquidable. La
jurisprudencia ha discutido si basta la mera infracción para inferir de ella el
daño económico o moral, o si éstos rubros deben acreditarse probatoriamente -en
el caso del daño emergente, el valor de la pérdida económica en el mercado) ([4]).
Imputación y criterios de responsabilidad del
“landlord”
En el Uruguay, la reprochabilidad de los
propietarios, proveedores o administradores de los sitios de suministro o de
comercialización de mercaderías o servicios en infracción marcaria se mide en
base al sistema de la Responsabilidad Extracontractual (arts. 1319 y 1324 del
Código Civil, arts 88 y 89 Ley No. 17.011) de derecho común.
Puede darse la situación de que el
propietario, suministrador o administrador del espacio cite en garantía (art.
51 del Código General del Proceso) a sus inquilinos, permisarios o usuarios de
los servicios de éstos, o que los llame a juicio (art. 53 del Código ritual
citado). Estos inquilinos o permisarios también a su vez podrán citar en
garantía o llamar a juicio a cualquier usuario. La subrelación litigiosa que entre
ellos se trabe se medirá, del mismo modo que una eventual acción independiente por responsabilidad
contractual de cumplimiento contractual, resolución contractual o daños y
perjuicios que promueva el arrendador o proveedor del espacio contra el usuario o inquilino o que impetre este último
al usuario, en base a la Responsabilidad
Contractual (arts. 1341, 1431 y 1555 más normas aplicables del Código Civil).
Si se cita en garantía a usuarios del lugar en general, deberá caso a caso
determinarse si esta relación es de base contractual o extracontractual.
No es necesario en nuestro criterio probar el
dolo (cierto o a sabiendas); basta demostrar la culpa del propietario del
espacio, constatada por la infracción de los usuarios o inquilinos.
El dolo explícito o a sabiendas por el uso
infraccional de los usuarios o inquilinos ¿es objetivable (“res ipsa loquitur”,
máximas de experiencia, notoriedad, que eximen de prueba; o a través de
indicios -arts. 138 y 141 del Código General del Proceso-), opera “per seipsum”, o
debe probarse si se controvierte conforme a las reglas generales? Un
propietario no puede ignorar las operaciones que están teniendo en su local,
para con ese pretexto evitar responsabilidad (“willful blindness” no es culpa
ni negligencia; una sospecha debería tener). Y si fue previamente advertido o
intimado a que cese la práctica de uso infraccional, ya no puede existir
discusión al respecto. En estos casos, el conocimiento específico o a sabiendas
parece ser objetivable, atento a una exigencia de debida guarda de
comportamiento que se espera de todo proveedor del espacio.
Acreditar el dolo sirve para activar la
condena solidaria del proveedor, administrador, gestor o propietario con el
infractor (art. 266 del Código de Comercio, art. 1331 inc. 2º del Código
Civil). El dolo se puede advertir o constituir cuando el propietario fue
avisado que posee usuarios, permisarios o inquilinos que cometen en su sitio
infracciones marcarias, o cuando fue intimado o requerido para que cuide ese
tema, para que controle a sus usuarios de espacio asegurándose que vendan
productos o servicios sólo auténticos, o para que les exija que terminen esas
prácticas y que les ponga fin, o en su caso para que dé de baja esos servicios,
les rescinda los contratos o les corte el acceso al lugar a esas personas, y aun
así omite o desoye ese control. Eso constituye al propietario (lo pone en
“falsa escuadra”) ante una situación de infracción que para evitarla y evitarse
la consecuente responsabilidad con atribución de dolo, debe tomar un derrotero
lícito o tomar medidas idóneas para evitar la infracción por sus usuarios. Si
ignora el propietario estas advertencias o intimaciones, queda clara y
evidenciada su inconducta dolosa. Para probar u objetivar en su caso la
intencionalidad del “Landlord”, es menester poner en evidencia que ese dueño o
el “Site Provider” deben tener más que un conocimiento general o más de una
razón para saber que su servicio es usado para vender servicios o productos
falsos.
También opera la responsabilidad del
propietario, proveedor o gestor del sitio físico o virtual a título de culpa,
grave o simple (art. 1344 del Código General del Proceso), ya que no existe
ninguna salvedad normativa al respecto. En ese caso, la responsabilidad puede
condenarse “in solidum” con los usuarios infractores, o de modo proporcional
(art. 1331 inc. 2º del Código Civil).
La responsabilidad del proveedor,
administrador o propietario del sitio, puede operar por hecho propio (art. 1319
Código Civil; funciona especialmente cuando no es rastreable el usuario
ofrecedor del producto o servicio dubitado o infractor, o cuando el actor opta
por no demandar a los inquilinos o usuarios). Pero también puede ser compartida
con el ofrecedor o comercializador del bien o servicio espurio (arts 1324 y
1331 inc. 2º Código Civil); como hemos visto en modo proporcional o “in
solidum” en caso de culpa, o solidario en caso de dolo o sabiendas.
Menester es precisar que establecer sitios o
advertencias a terceros de que puede en el lugar ofrecerse o comercializarse
productos falsificados, u ofrecer denunciar a estos terceros, o agotarse en la
mera intimación a los alojados a cesar en las prácticas infraccionales sin
tomar medidas concretas o idóneas para su retiro del espacio, no exonera de
responsabilidad ni de la imputación de dolo o culpa en su caso, cuando las
infracciones se siguen cometiendo en la posterioridad. Salvo que se evidencie
que esas medidas fueron suficientes o que siéndolo razonablemente, por razones
de insobrepujabilidad no pudieran cubrir todas las contingencias plausibles.
Para acreditar y valorar la existencia de la
responsabilidad, el involucramiento del propietario del espacio debe ser
trascendente, no residual.
El criterio de imputación de la
responsabilidad en la temática objeto de estudio, ¿debe evaluarse como objetivo o subjetivo? No
es pertinente establecer una responsabilidad objetiva, sobre la base que los
espacios fueran cosas “peligrosas” o “de riesgo” para cometer ilícitos de
infracción marcaria (responsabilidad sin culpa por la mera infracción, cuyo
comportamiento de lo que allí sucede debería cuidarse por quien ofrece el
lugar. En nuestro criterio, tal pretendida responsabilidad objetiva no
procedería sin Ley que lo estableciere. Podría pensarse que el propietario,
administrador o proveedor del espacio asumiría una responsabilidad por el
riesgo creado, cuando a sabiendas ofrece y se beneficia por el servicio en
infracción. Pero en nuestro criterio ello no alcanza. En realidad, basta el
proceder culpable o doloso para medir la responsabilidad, sin necesidad de requerir
la objetividad. Opinamos que la responsabilidad en estos supuestos opera a
título subjetivo; en todo caso, por el hecho de las cosas o de un sujeto
vinculado por obligación de vigilancia de su comportamiento, que por imperio
legal traslada la responsabilidad subjetiva del actor proyectándola sobre un
garante (arts. 1246 y 1324 del Código Civil, art. 10 de la Constitución). La
imputación se prefiere en nuestro Derecho, entonces, a título subjetivo.
Por supuesto, existe para el propietario o
administrador, la posibilidad de exonerarse de responsabilidad cuando demuestra
(carga suya de la prueba, arts.137 y 139 CGP), que tuvo actitudes o que adoptó
medidas razonables y efectivas, positivas y serias para evitar infracciones en
sus espacios o plataformas. O sea, que se observó una debida diligencia para
prevenir y evitar el daño (arts. 1324 inc. último, 1342 y 1343 del Código
Civil). En su eventualidad, cuando se demuestra que a pesar de todas las
medidas razonables o imaginables no se puede detener a los infractores (causa
extraña, caso fortuito o fuerza mayor) el reclamado puede verse dispensado de
reprochabilidad. En rigor de verdad, hay que ver si esta diligencia operada fue
la debida, o si hubo en ello negligencia (la inefectividad o la insuficiencia,
no tomar medidas a tiempo o ejecutivas, son factores de omisión y de
culpabilidad).
A través de la Directiva 2019/790 de la Unión
Europea, si bien está referida para los derechos de autor en el mercado
digital, podemos aprovechar da una serie de pautas para determinar la
responsabilidad del ofrecedor del espacio que se adaptan y son trasladables “mutatis
mutandis” para el caso del uso infraccional de marcas (Considerandos 64., 66.,
68., 70. y 71; arts. 2 num. 6. y 17). A saber:
a) El análisis debe hacerse caso a caso,
atendiéndose a una serie de elementos, como el público destinatario y la clase
de contenidos protegidos (Considerando 63.);
b) Debe analizarse si este ofrecimiento en el
espacio obtuvo una autorización de sus legítimos titulares, sin que sea posible
presumir que los usuarios o quienes ofrecen los productos o servicios
adquirieron los derechos o acuerdos de licencia correspondientes. Ese acuerdo
debe comprender a los actos que realizan los usuarios, aun cuando no actúen con
carácter éstos con carácter comercial o su actividad no genere ingresos significativos;
c) La falta de autorización responsabiliza a los
prestadores de servicio de los actos no autorizados de comunicación al público
y la puesta a disposición de obras y prestaciones en infracción;
d) No cabe descartar que pueda evitarse la
disponibilidad previa notificación de los titulares de los derechos, que puede
demarcar una situación cuya inobservancia ambientaría ya una clara
reprochabilidad;
e) Los prestadores del espacio pueden ser
responsabilizados por actos no autorizados si luego de recibida la notificación
no actúan de modo expedito para inhabilitar el acceso al ofrecimiento
infraccional;
f) Debe analizarse si el titular del sitio tomó
todas las medidas que habría adoptado un operador diligente para impedir que
estén disponibles en el sitio, productos o servicios no autorizados, teniendo
en cuenta las mejores prácticas y la eficacia de las medidas tomadas a la luz
de todos los factores y desarrollos pertinentes, así como el principio de
proporcionalidad;
g) Se evaluará si los medios para impedir la
disponibilidad del sitio fueron adecuados y proporcionados, eficaces con
respecto a los objetivos perseguidos y su coste para los prestadores de
servicios, para poner fin a la disponibilidad;
h) Se observará si los prestadores del sitio informaron
a los usuarios y a quienes acceden al sitio en sus condiciones generales, de
que debían utilizar la plataforma al amparo de las excepciones o limitaciones a
los derechos marcarios o afines;
i) Es pertinente estudiar si las medidas fueron transparentes
con los titulares de los derechos, en un contexto de cooperación, proporcionando
información adecuada y específica sobre la clase de medidas tomadas y la forma
en que se emprendieron, sin que se vean afectados por ello los secretos comerciales
de los dueños del lugar. Esta información no necesita ser pormenorizada ni
individualizar cada prestación, ni debe identificar a usuarios concretos.
Tampoco implica que los titulares tengan el derecho ni los propietarios la
obligación general, de supervisión;
j) Debe analizarse si los prestadores de los
espacios demostraron (inversión de la carga probatoria en su contra) haber
hecho los mayores esfuerzos de acuerdo con normas sectoriales estrictas de
diligencia profesional para garantizar la indisponibilidad de los productos y
otras prestaciones respecto de las cuales los titulares de los derechos les
hayan facilitado la información pertinente y necesaria, si actuaron de modo
expedito al recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares,
para inhabilitar el acceso o para retirarlas de los sitios, y si realizaron los
mayores esfuerzos para evitar que se verifiquen o carguen actividades
infraccionales en el futuro;
k) Si a pesar de que se hicieron los mayores
esfuerzos para cooperar por los dueños del lugar o sitio para cooperar con los
titulares de los derechos, se siguen ofreciendo los productos y servicios en
infracción, debe responsabilizarse a los prestadores del espacio sobre los usuarios
que hayan desobservado la información necesaria y pertinente.
Condenas procesales
Hay obligación de reparar no solo el daño que
se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas
que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a
su cuidado. Las condenas a pagar dinero en estos casos, deben propiciar una
satisfacción integral y adecuada, sin perjuicio de que deben ser
proporcionadas.
Cuando no se haya concedido ninguna
autorización, deben hacerse los mayores esfuerzos para evitar que en estos servicios
estén disponibles bienes que hayan sido identificados en infracción por los
titulares de los derechos. Por eso, a las condenas en dinero pueden adjuntarse
condenas en hacer (eliminar a los inquilinos en infracción del sitio, clausurar
el sitio, publicar la sentencia en medios de difusión o en el mismo espacio) o
en no hacer (cesar en la práctica infraccional).
III. Responsabilidad del Estado por permitir
la comercialización de productos o servicios espurios en infracción marcarias,
en ferias o predios que administra o permite su asentamiento
El Estado nacional o los Gobiernos
Departamentales regulan o deben regular, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las ferias o sitios de comercialización en vías o lugares
públicos, cuyos espacios regentean o autorizan, por lo que en ocasiones cobran
un derecho o los conceden a título gratuito. Lo que suceda en ellos, y los
ilícitos marcarios que en ellos ocurran, comprometen la responsabilidad
estatal, por acción, omisión, o comisión por omisión (en este última hipótesis
por ejemplo, cuando “hace la vista gorda” en las operativas infraccionales
marcarias que operan en dichos ámbitos.
Esta responsabilidad estatal se articula
conforme al sistema especial de los arts. 24 y 25 de la Constitución. Aunque
puede eximirse de responsabilidad a los organismos públicos si prueban que tuvieron
una conducta preventiva plausible para evitar el daño.
Los organismos estatales, como hemos ya
mencionado, pueden llamar a juicio o citar en garantía a dueños de los sitios,
sus inquilinos, permisarios o usuarios en forma conjunta o según combinaciones.
Para medir esta reprochabilidad del Estado se
utilizan en lo pertinente, las mismas pautas que para medir la responsabilidad
de los prestadores, dueños o gestores de los espacios privados.
IV. Jurisprudencias contradictorias para
llegar a responsabilidad a los proveedores o propietarios
La Jurisprudencia comparada no siempre ha
sido contundente o unánime en responsabilizar a los propietarios o
administradores de los espacios de mercadeo en infracción marcaria, lo que
varía no sólo según las circunstancias de los casos concretos, sino por la
incidencia de otros valores o bienes a preservar cuando existen en conflicto, o
confluyen, otros bienes jurídicos a proteger como el derecho a la libertad y a
la información libre, sin censura, o a defender Internet como espacio
neutral de comunicación. Este debido
balanceo de diferentes derechos, que nunca debe descuidarse en los juzgamientos
incide en el resultado. En litigios contra proveedores de servicios y motores
de búsqueda de Internet, torrentes o P2P, por lo general en litigios
relacionados con derechos de autor y que pueden trasladarse en materia
marcaria, esta ponderación ha gravitado especialmente en ciertas hipótesis.
Repasaremos someramente la realidad de
algunos países, en referencia al objeto de nuestro abordaje, sin que pretenda
ser un examen exhaustivo sobre el estado de la temática en dichos contextos.
CHINA:
Este país posee una legislación que protege
al propietario o derechohabiente de la marca, tanto en su régimen general como
en el particular. Al respecto baste citar los Principios Generales de Derecho
Civil de la República Popular de China (de 1986 -equivalente a un Código
Civil-), la Ley de Responsabilidad por Daños (de 2009), La Ley de Marcas (de
2013) y las Regulaciones de Implementación de la Ley de Marcas de la República
Popular de China (de 2014).
Estas normas establecen la responsabilidad
conjunta de los propietarios del sitio con el infractor. Castigan tanto la participación,
como todas las formas de incentivación o asistencia (almacenamiento,
transporte, envío, impresión o provisión de servicios) en la infracción.
Recordaremos los procedimientos realizados en
el Mercado de la Seda de China (Xiushui), que involucró unas 56 actuaciones entre
2005 y 2012. Los demandantes habían escrito diversas notas avisando al
propietario y pidiéndole que pusiese fin a las infracciones, que el propietario
ignoró. La decisión del Tribunal Popular de Segunda Instancia Nº 2 de Beijing
confirmó que, tras haber recibido noticia de las infracciones por parte de
vendedores concretos, el propietario debería haber tomado medidas inmediatas y
efectivas para acabar con esas prácticas, y no lo hizo. Por ello el Tribunal
estipuló que el propietario y los vendedores estaban obligados a pagar
conjuntamente una indemnización por las pérdidas ocasionadas a los legítimos
propietarios de las marcas, más los costos relacionados con la observancia, amén
de una multa.
UNIÓN EUROPEA:
La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea del 14.6.2017, consideró que infraccionan a los
Derechos de Autor las conexiones P2P y los Torrents (caso “The Pirate Bay”),
utilizando los arts. 8.3 de la Directiva 2001/29/EC y 11 de la Directiva 2004/48/EC.
Consideraron que aunque son los usuarios de la plataforma de intercambio
quienes suben las obras, sus administradores desempeñan un papel ineludible en
la puesta a disposición y obtención de las mismas por parte de los usuarios,
por lo que The Pirate Bay generaba beneficios a través de ingresos
publicitarios. Esta decisión viene en la línea de otras que admitieron la ilicitud
de estas conexiones, como la de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea del 15.9.2016, que interpretó que el art. 12.1 de la Directiva
2000/31/EC (garantía de que los servicios de comunicaciones sociales no serán
responsables por los datos transmitidos, en ciertas condiciones, permitiendo la
libertad de expresión de los usuarios a modo de cita, crítica, examen,
caricatura, parodia o pastiche, en cuento no infringen derechos de autor -hoy Considerando
68. de la Directiva 2019/790-) no se oponía a que una persona solicitara la
cesación de una infracción autoral, cometida en ocasión de un proveedor de
acceso a una red de comunicaciones cuyos servicios hubieren sido utilizados
para cometer la infracción, cuando esas pretensiones tengan por objeto o
resulten de la adopción de un requerimiento dictado por una autoridad o un
tribunal nacional por el que se prohíba a dicho prestador permitir que continúe
la infracción.
En el “caso Delta Center”, frente a la
denegatoria en primera y segunda instancia por los tribunales de la República
Checa a la solicitud de ciertos propietarios de marcas que demandaron al
mercado Delta Center porque en él se vendían falsificaciones de sus productos
(Delta Center era arrendataria del mercado denominado «Pražská tržnice»
-Mercado Cubierto de Praga- y subarrendaba a comerciantes diferentes puestos de
venta situados en dicho mercado que operaban vendiendo mercaderías en
infracción marcaria), requiriendo un requerimiento judicial para que dicho
mercado se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de
puestos de venta en el mismo con infractores de derechos marcarios, el Tribunal
Supremo checo elevó como cuestiones previas al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea: a) si el concepto de “intermediario cuyos servicios hayan sido
utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual”
(art. 11 de la Directiva 2004/48/EC) incluía al arrendatario del mercado
cubierto demandado; b) si podían
imponerse las medidas previstas en el artículo 11 de la Directiva
2004/48 al arrendatario de un mercado cubierto que pone a disposición de
operadores individuales puestos y espacios para la instalación de puestos. La
sentencia del 7.7.2016 de la Segunda Cámara del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea concluyó que el concepto de “intermediario cuyos servicios hayan
sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad
intelectual” comprendía también al arrendatario de un mercado cubierto que
subarrienda diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a
comerciantes que utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen
falsificaciones de productos de marca. El hecho de que la “puesta a disposición
de puestos de venta” refería a un mercado electrónico, o a un mercado físico
como los mercados cubiertos, carecía de incidencia. Dicho Tribunal concluyó que
los requisitos para solicitar un requerimiento judicial dirigido a un
intermediario que presta un servicio de arrendamiento de puestos de venta en mercados
cubiertos son idénticos a los aplicables a los requerimientos judiciales que
pueden dirigirse a los intermediarios en un mercado electrónico. La sentencia
postuló que los mandatos judiciales deben ser “efectivos y disuasivos” así como
“equitativos y proporcionados” ([5]).
ESTADOS UNIDOS:
En este país, la Online Copyright
Infringement Liability Limitation Act, Section 512 (que se añade al Título 17
del Code of Laws of the USA), persigue a quienes utilizan los sitios web para
ofrecer contenidos no autorizados y en infracción a derechos autorales.
En materia de marcas debemos recordar el caso
“Tiffany - Ebay”. En el mismo, se falló que Ebay no era responsable por un
ofrecimiento generalizado que se hacía en el sitio de productos falsarios con
la marca de la actora, a pesar que se advirtió que buena parte de los productos
de Tiffany ofrecidos a través del sitio eran falsificaciones. Se exigió que
para objetivarse el dolo de los propietarios del sitio, debía percibirse que ese
proveedor necesitaba tener más que un conocimiento general, o más que una razón
para saber que su servicio era usado para vender productos falsos, debiendo
haberse requerido listados específicos de las infracciones. Se advirtió también
que Ebay ofrecía una serie de resguardos para advertir, informar y detectar
falsificaciones, como avisos que Ebay enviaba a vendedores previniéndoles y
diciéndoles que no se toleraba la venta de productos falsificados, suspendiendo
además cuentas de infractores; medidas que se consideraban positivas, efectivas
y razonables para evitar infracciones.
ARGENTINA:
En el “caso Taringa”, que involucraba
derechos de autor frente a denuncias efectuadas en 2009, en 2011 la Sala VI de
Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento
de los propietarios del sitio, alegando que eran copartícipes necesarios de las
infracciones autorales por publicaciones que sin los debidos derechos se
posteaban u ofrecían en links a través de su servicio. Sin embargo, en 2018 un
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional absolvió a los propietarios y
administradores de la plataforma, esgrimiendo el derecho a la libertad de
expresión y de información, y a la difusión sin censuras. Dicho fallo exigía un
manifiesto conocimiento (dolo) de los proveedores, y al entender que éste no se
había demostrado, ello exoneraba de responsabilidad a los denunciados.
Semejantes conclusiones determinó la Corte
Suprema de Justicia de la Nación argentina en el caso “Rodríguez María Belén c/
Google Inc.” (en un asunto sobre derechos de imagen). Se afirmó que el
conocimiento doloso del motor de búsqueda podría haberse precavido
notificándole de la existencia de esas infracciones, y que por ser un lugar de
proveimiento de información, no podía responsabilizarse a Google por contenidos
que ellos no crearon. En el caso de Google, se dice que los motores de búsqueda
sólo proveen información sobre los lugares y que por sí no hacen ni articulan
el contacto directo con los infractores, sino que ello lo realizan los propios interesados.
También se postuló el derecho a la libertad de información y a no tener
censuras. Asimismo, se requirió que debía haberse identificado los proveedores
ilícitos en forma clara, y no haber establecido una demandabilidad general.
Las Piedras, 22 de julio de 2019
[1]
Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno. Poder Judicial de
la República Oriental del Uruguay
[2] BUGALLO Beatriz, “Landlord liability y
piratería de marcas”, en “https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2019/06/landlord-liability-y-pirateria-de-marcas.html”.
[3]
BUGALLO, “Landlord liability….” cit.
[4]
En cuanto corresponda y sea aplicable porque responde a las mismas pautas, ver
nuestro trabajo “La acción de competencia desleal en marcas, en la visión de la
Jurisprudencia uruguaya”, en “Judicatura” Tomo 66 Julio 2019, ps. 57-63
[5]
Este caso también está planteado en BUGALLO, “Landlord liability….” cit.
