EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) EN LA JURISPRUDENCIA
DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Edgardo Ettlin
Poder Judicial - Uruguay
SUMARIO: I. Introducción - II. Principales aspectos en los que el
TRIPS ha influido en la jurisprudencia uruguaya sobre Propiedad
Intelectual - III. Conclusiones
RESUMEN: A pesar de que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es
derecho positivo en el Uruguay desde 1994, éste es escasamente
considerado por la jurisprudencia uruguaya en la fundamentación de
sus fallos en materia de Propiedad Intelectual. Este estudio presenta
cómo el TRIPS se ha aplicado en distintos casos judiciales,
recogiendo las sentencias más representativas actualmente
disponibles.
PALABRAS CLAVE: Propiedad Intelectual, Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC), ADPIC y Poder Judicial uruguayo.
I.
Introducción (*)
La República Oriental del Uruguay posee una adecuada y actualizada
legislación interna en materia de Propiedad Intelectual, en
consonancia con los principales instrumentos internacionales en la
materia que ha ratificado (1).
Como no podía ser de otra forma, el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC, o TRIPS por sus siglas en inglés) (2),
aprobado por el Acta Final suscrita en Marrakesh el 15 de abril de
1994 (Anexo 1C) en el marco de los Acuerdos
firmados resultantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales, es en dicho país derecho positivo y vigente.
El TRIPS o ADPIC se ha incorporado al Derecho uruguayo
a través de tres vías:
a) Por la ratificación de los Acuerdos
aprobados por el Acta Final de Marrakesh del 15 de abril de 1994,
mediante la Ley Nº 16.671 del 13 de diciembre de 1994;
b) En la temática de marcas,
indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, a través de
la ratificación mediante la Ley Nº 17.052 del 14 de diciembre de
1998, del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad
Intelectual en el MER.CO.SUR (3)
en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de
Origen, cuyo artículo 2.1 establece que los Estados Partes se
obligan a observar las normas y principios del Acuerdo sobre los
Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio;
c) A través del Acuerdo
Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus
Estados Miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus
Estados Partes, por otra, suscrito en Madrid, España, el día 15 de
diciembre de 1995 (ratificado por la Ley Nº 17.053 del 14 de
diciembre de 1998). El artículo 9.2 de este Acuerdo Marco dispone
que “Las
Partes en el marco de sus leyes, reglamentos y políticas respectivas
y de conformidad con los compromisos asumidos en el Acuerdo TRIPS,
asegurarán la adecuada y efectiva protección de los derechos de
propiedad intelectual y si ello fuere necesario, acordarán su
reforzamiento”.
A pesar de estar incorporado a la legislación del Uruguay desde hace
más de veinte años, el ADPIC-TRIPS es escasamente conocido por los
Jueces nacionales de ese país, y suele ser raramente mencionado o
citado en sus sentencias relativas a la materia de propiedad
intelectual. En su lugar, utilizan, cuando es necesario, la normativa
nacional sobre propiedad intelectual. Esta situación puede
explicarse por tres factores: a) por la escasa difusión que ha
tenido el TRIPS en el Poder Judicial; b) por la escasa formación que
en general, tienen los Jueces uruguayos sobre el Derecho de la
Propiedad Intelectual; c) porque siendo poco frecuentes los casos que
llegan a su conocimiento sobre la materia, ni los Jueces ni la
Escuela Judicial del Uruguay (Centro de Estudios Judiciales del
Uruguay) se han preocupado por capacitarse en esta área.
Se dice que el Uruguay tiene una regulación muy protectiva y
autosuficiente en materia de Propiedad Intelectual, la cual aunque
acorde a las líneas del ADPIC, excede aún más sus estándares de
protección en varios aspectos, constituyendo verdaderas reglas
“ADPIC-plus”. Eso podría explicar por qué los jueces uruguayos
no necesitan recurrir a las disposiciones de dicho Acuerdo.
El presente informe intenta repasar cómo ha sido aplicado el TRIPS
en la jurisprudencia uruguaya en materia de propiedad intelectual,
sobre una muestra de unos 41 fallos judiciales; número que si bien
no es importante, representa virtualmente la jurisprudencia
disponible en las Bases de Datos nacionales y permite conocer las más
actuales tendencias.
II. Principales aspectos en los que el ADPIC ha influido en la
jurisprudencia uruguaya sobre Propiedad Intelectual
1)
El ADPIC como orientador de estándares para la protección de las
marcas
En muchos casos los jueces uruguayos aplican
directamente las normas internacionales sobre Propiedad Intelectual,
cuando son más favorables para la protección del propietario de la
marca.
La jurisprudencia del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo suele invocar en algunos de sus fallos el
artículo 16.1 del ADPIC que declara que “El titular de
una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho
exclusivo de impedir que cualesquiera terceros sin su consentimiento,
utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o
similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a
aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé
lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo
idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que
existe probabilidad de confusión”, para postular que “existe
un claro propósito… de impedir la distorsión que el riesgo de
confusión acarrea, en que el elemento central, en relación a esta
clase de productos, está dado en consideración de la figura del
consumidor, como aquel sujeto pasible de incurrir en error o
confusión en la distinción de los productos mediante sus signos
marcarios” (4).
En el calibramiento del artículo 16 del ADPIC para un caso concreto,
se ha entendido que un producto con marca registrada similar a la de
otro producto ya registrado, aun cuando ambos pertenezcan a la misma
clase internacional, no genera confusión en la similitud marcaria si
estos productos son muy distintos entre sí. Se dijo que “A
juicio del Tribunal, si bien la similitud entre los signos marcarios
podría hacer que un consumidor poco avezado crea que los productos
de la clase internacional Nº 5 puestos en el mercado de productos
farmacéuticos por S. I. LTD. y distinguidos con la marca Anx,
pertenecen a la actora, el argumento no es de recibo dado que Anx se
aplica a una gama de productos muy distintos del Arx que no puede
obtenerse sin receta médica controlada, ni puede adquirir la
necesaria notoriedad como para provocar que el consumidor de ese
medicamento se incline por adquirir los productos farmacéuticos que
ofrece el otro laboratorio” (5).
En cuanto a la determinación de cuándo una marca debe considerarse
como notoria, también suele invocarse en los casos encontrados el
artículo 16.2 del TRIPS que indica en su final: “Al determinar
si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los
Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector
pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el
Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha
marca”, exigiéndose la prueba u objetividad de la notoriedad
“solamente en el país en el que se
pretende registrar” (6).
Sobre la protección de la marca notoria en base a los artículos 1 y
16 del TRIPS más 6 bis del Convenio de París, se entendió en un
caso que esa protección podría ser inclusive más amplia si se
examinara la notoriedad en el país de origen de la marca o su
reconocimiento en diversos países (7).
La jurisprudencia uruguaya utilizó a los artículos 16.1, 16.2 o
16.3 del TRIPS (a veces citados en forma aislada, conjuntamente en
otros casos, o en ocasiones haciéndose mención genérica al
artículo 16) para proteger a las marcas notorias contra prácticas
de confundibilidad indirecta o de dilución, proclamando que ello
constituía excepciones al principio de especialidad (8).
La protección jurisdiccional uruguaya de la marca notoria presta
atención a los artículos 16.2. y 16.3 del ADPIC, para denegar la
registración de marcas cuyo signo o nombre pueden ocasionar
confusión, con independencia de la clase internacional en que se
quiere que sean registradas. La marca notoria o muy conocida se
encuentra caracterizada por la evidencia de su fama internacional, o
por su difusión. La notoriedad nos permite a prescindir del
principio de especialidad, y postular que la registración de una
marca que persigue cualquier reproducción de una marca muy conocida
viola los derechos de aquellos que han demostrado la notoriedad
previa de su signo (9).
En la protección de los nombres comerciales, los artículos 16.2. y
16.3 del ADPIC han sido utilizados en conjunción con el art. 6bis
del Convenio de París, para empoderar la protección otorgada por
los estándares nacionales cuando estos nombres de negocios son muy
conocidos (10).
2) A través del ADPIC, la justicia del Uruguay determinó que
el artículo 6 bis numeral 3. del Convenio de París es
autoejecutable, y que la acción de cese de uso de marca no prescribe
cuando se utiliza de mala fe
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
(11),
en materia de marcas dispone en su artículo 6 bis numeral 3. que “No
se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso
de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.
Antes de la ratificación del TRIPS, la jurisprudencia uruguaya
debatía si esa norma era programática (es decir, si marcaba una
orientación que no era aplicable hasta que el Estado sancionara una
norma que la consagrara expresamente) o si era autoejectable (es
decir, si era directamente aplicable por sí misma).
Bajo
el argumento de que el ADPIC dispone en su artículo 1.1 que “Los
Miembros aplicarán las disposiciones del siguiente Acuerdo”
y en su artículo 2.1 que expresa que “…los
Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París
(1967)”,
reforzado por el artículo
2 numeral 1 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad
Intelectual del MER.CO.SUR en
materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de
Origen
y por el artículo 9.2 del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación
entre la Comunidad Europea y el Mercado Común del Sur, que
establecen que los Estados
se obligan a observar las normas y principios de la Convención de
París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo
sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (1994), de conformidad con los compromisos asumidos en el
Acuerdo ADPIC para asegurar la adecuada y efectiva protección de los
derechos de propiedad intelectual, los tribunales del Uruguay
sentaron precedente de que el artículo 6 bis numeral 3 del Convenio
de París para la protección de la Propiedad Intelectual era
autoejecutable,
y por tanto, la acción para perseguir el cese de uso de una marca de
mala fe no está sujeta a términos de prescripción. “No
sólo se trata de una norma autoejecutable, sino de Ley positiva
vigente en nuestro país, por tanto, actualmente, se solucionó la
cuestión referente a si la acción para la prohibición o cese de
uso de las marcas registradas o notorias sería o no imprescriptible”
(12).
Dentro de esta línea, algunas sentencias han precisado que por ser
una cuestión de sustancia y no formal, es en
oportunidad de la sentencia definitiva cuando debe analizarse
previamente si el uso fue de buena o mala fe, para determinar si la
acción por cese de uso ha prescripto o no (13).
3)
El ADPIC es un complemento de las normas civiles nacionales para
determinar condenas por daños y perjuicios por competencia desleal
La
justicia uruguaya ha afirmado que normas internacionales como las del
TRIPS y el artículo 10 bis del Convenio de París califican “el
ilícito o, más precisamente, ciertas conductas que dan cima al
ilícito llamado competencia desleal, sin agotar el elenco de
conductas que pueden configurar dicho ilícito. Lo claro es que no se
establece un sistema paralelo de responsabilidad, por lo que,
necesariamente, debe acudirse… a las normas generales de la
responsabilidad civil”
extracontractual nacionales, como el artículo 1319 del Código Civil
(14).
4)
EL ADPIC y la jurisprudencia uruguaya en la protección de la
información no divulgada
Los tribunales uruguayos han considerado al TRIPS para proteger y
sancionar el uso indebido de la información no divulgada. Se afirmó
que la información no divulgada (que en el caso no se había podido
demostrar fuera pública), los secretos comerciales o los
conocimientos tecnoprácticos se encuentran tutelados por el TRIPS
(artículo 39 del mismo) debido a su valor comercial, por ser
reservados y por haber sido objeto de medidas razonables para
mantenerlos a cubierto, desligándose su tutela de la normativa
referida a los derechos de autor. Se determinó que la violación de
un secreto industrial o de información no divulgada es un acto de
competencia desleal, porque viola la esfera privada de la empresa en
su voluntad de mantener la información oculta y precisamente
secreta. Esta información no divulgada es un bien inmaterial, un
valor para quien la obtuvo lícitamente que deriva de la ventaja
competitiva que permite aprovechar algo que los demás no pueden
porque lo desconocen. Siguiendo a criterios que cita de la
Organización Mundial del Comercio, se sostuvo que aunque el ADPIC
no impone que la información no divulgada se trate como una forma de
propiedad, sí protege que las personas que tengan legítimamente
control de esa información tengan la posibilidad de impedir que se
divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su
consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos.
Se definió que la expresión “de manera contraria a los usos
comerciales honestos” significa “prácticas tales como el
incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a
la infracción, y también la adquisición de información no
divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por
negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas”.
Y se estableció que la protección judicial debe amparar esos datos
contra todo uso comercial desleal y toda divulgación hecha sin
consentimiento de quien tenga legítimamente control sobre la
información, excepto cuando sea necesario para proteger al público,
o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los
datos contra todo uso comercial desleal. Por tanto, si los hechos que
se tienen por ciertos son eventualmente idóneos para conformar una
hipótesis de competencia desleal, “no cabe dudar en cuanto a
que la utilización de información no divulgada de que tratan estos
obrados, es susceptible de configurar un hecho ilícito con idoneidad
para afectar patrimonialmente a la actora, de lo que obviamente,
conforme a arraigados principios recibidos en nuestros ordenamiento,
derivaría su derecho a obtener su reparación y el cese de actos
dañosos” (15).
5)
Utilización directa del ADPIC para ordenar la destrucción de
mercaderías en infracción
El
Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno ordenó directamente
la incautación y destrucción de mercaderías en infracción a los
derechos de uso de patente y de los instrumentos usados para su
elaboración, como modo de castigar y disuadir las infracciones, en
base al TRIPS. Consideró que “Esta
conclusión resulta avalada por lo dispuesto en el artículo 46 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC)…, que expresamente establece
que las autoridades judiciales están facultadas para ordenar que las
mercaderías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas
de los circuitos comerciales o que sean destruidas, siempre que ello
no sea incompatible con las disposiciones constitucionales vigentes”,
y que dicho artículo 46 “…faculta
a los jueces a ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan
utilizado predominantemente para la producción de los bienes
infractores sean, sin indemnización alguna, apartados de los
circuitos comerciales, de forma que se reduzcan al mínimo los
riesgos de nuevas infracciones”
(16).
En
procedimientos penales relacionados con mercaderías en tránsito
aduanero, los Jueces del Uruguay han aplicado directamente las normas
internacionales en materia de marcas, mencionando entre otras
disposiciones aplicables, el ADPIC (17).
6)
Obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de
aplicación del ADPIC
Ha afirmado el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo que, cuando el régimen antiguo de patentes de la Ley
Número 10.089 (anterior a la Ley Número 17.164 del 2 de setiembre
de 1999, que entró a regir el 18 de enero de 2000 en Uruguay) no
habilitaba el patentamiento de composiciones medicinales ni productos
químicos, la solicitud de la reválida de patente de invención
había sido correctamente rechazada, ya que la antigua ley no
permitía genéricamente el patentamiento de composiciones
medicinales ni productos químicos. Si bien el TRIPS comenzó a regir
en el Uruguay por la Ley Número 16.671 en diciembre de 1994, es
decir antes de la reforma de la Ley de Patentes Número 10.089 por la
Ley Número 17.164, se afirmó que el artículo 70 numeral 8 del
TRIPS refiere a las solicitudes y no a las patentes previamente
concedidas en el extranjero, por lo que ese régimen no comprendía a
las llamadas reválidas o patentes de importación, figuras que de
por sí constituían una excepción al sistema general de
patentamiento (18).
7) El ADPIC y el resarcimiento de derechos
autorales infringidos
La jurisprudencia nacional ha reconocido que en
principio y de acuerdo al art. 45.1 del ADPIC, las autoridades
judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor de derechos
de autor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado
para compensar toda clase de daños que éste haya sufrido, y todos
los gastos en que haya debido incurrir para ventilar su pretensión,
para lo cual será menester complementarlo recurriendo a la normativa
nacional. Sin embargo, se ha requerido la demostración del daño,
tanto para el análisis de los supuestos menoscabos, como para
sostener la posibilidad de aplicar la multa civil del art. 51 de la
Ley No. 9.739 (19).
III. A modo de conclusiones
En la República Oriental del Uruguay, el Acuerdo sobre Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC-TRIPS), a pesar de tener vigencia y de ser instrumento de
Derecho, en nuestro país suele ser escasamente utilizado o citado
por la Justicia nacional sobre Propiedad Intelectual. Esta situación
podría deberse a la escasa difusión que ha tenido el TRIPS en el
Poder Judicial uruguayo, a la casi nula formación que en general
tienen los Jueces uruguayos sobre el Derecho de la Propiedad
Intelectual, y a que son poco frecuentes los casos sobre Propiedad
Intelectual a nivel de los tribunales ordinarios uruguayos.
En los pocos fallos en que se invoca al ADPIC, éste se ha utilizado
para reforzar la protección de la Propiedad Intelectual. Por
ejemplo, orientando estándares de protección, estableciendo como
autoejecutable la imprescriptibilidad de las acciones por cese de uso
de marca de mala fe, para calibrar la determinación de los daños y
perjuicios, y para disponer la incautación y destrucción de las
mercaderías en infracción y de los instrumentos utilizados en su
fabricación.
Ginebra, Diciembre de 2017
* El autor quiere agradecer a los Dres. Gustavo Fischer y Beatriz
Bugallo por sus amables comentarios y sugerencias.
1
Sobre las principales normas nacionales en materia de Propiedad
Intelectual en el Uruguay, y los instrumentos internacionales
ratificados por este país, v. ETTLIN Edgardo, “Normativa sobre
Propiedad Intelectual de la República Oriental del Uruguay”,
paper, Montevideo, 2012; en
“https://es.scribd.com/document/116892643/Edgardo-Ettlin-Normativa-Sobre-Propiedad-Intelectual-en-Uruguay”,
406 páginas.
2
“Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights”.
3
MER.CO.SUR: Mercado Común del Sur (Southern Common Market).
4
Sentencias números 397/2015 y 261/2016 del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia número 48/2017 del Juzgado
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo.
5
Sentencia número 286/2017 del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. Los nombres utilizados son abreviaturas de los
originales.
6
Sentencias números 101/2015 y 391/2016 del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.
7
Sentencia número 337/2017 del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
8
Sentencias números 574/2013, 391/2016, 362/2017, 651/2014 y
719/2015 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
9
Sentencias Nos. 345/2014 y 578/2016 del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
10
Sentencia No. 737/2017 del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
11
En Uruguay, el Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial fue ratificado por el Decreto-Ley Nº 14.910
del 19 de julio de 1979.
12
Sentencias números 112/2012,
SEI-0008-000116/2013 and SEF-0008-000095/2017 del Tribunal de
Apelaciones en lo Civil de 7º Turno. La Sentencia Número 112/2012
de ese Tribunal cambió el anterior criterio del mismo, que
establecía que la acción de cese de uso marcario prescribía al
año (sentencia número 193/2008 en base a una norma nacional, el
artículo 89 de la Ley Número 17.011). En la línea de que no opera
la imprescriptibilidad de la acción de cese de uso de marca de mala
fe, ver sentencia SEI 0003-000016/2016 del Tribunal de Apelaciones
en lo Civil de 1º Turno (con discordia); sentencias números
i-711/2011 y DFA-0004-000519/2013 del Tribunal de Apelaciones en lo
Civil de 5º Turno; sentencias Nos. 249/2003 y SEI-0005-000021/2017
del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno; sentencias
127/2002, 109/2010 y 90/2011 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil
de 6º Turno.
13
Sentencias números 112/2012,
SEI-0008-000116/2013 and SEF-0008-000095/2017 del Tribunal de
Apelaciones en lo Civil de 7º Turno.
14
Sentencias números 307/2003, 98/2010 y 117/2016 del Tribunal de
Apelaciones en lo Civil de 2º Turno.
15
Sentencia número 24/2007 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de
3º Turno.
16
Sentencia número 318/2009
del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno.
17
Por ejemplo, sentencia No. 506/2014 del Tribunal de Apelaciones en
lo Penal de 4º Turno, y No. 379/2009 del Tribunal de Apelaciones en
lo Civil de 1º Turno.
18
Sentencias números 228/2015, 534/2015 y 318/2016 del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. También de ese Tribunal, sentencias
números 179/2006, 372/2006, 511/2006 y 577/2006.
19
Sentencia No. 8-203/2015 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de
7º Turno.
