EL ADPIC Y LA JURISPRUDENCIA URUGUAYA - VERSIÓN CASTELLANO

EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Edgardo Ettlin

Poder Judicial - Uruguay

SUMARIO: I. Introducción - II. Principales aspectos en los que el TRIPS ha influido en la jurisprudencia uruguaya sobre Propiedad Intelectual - III. Conclusiones

RESUMEN: A pesar de que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es derecho positivo en el Uruguay desde 1994, éste es escasamente considerado por la jurisprudencia uruguaya en la fundamentación de sus fallos en materia de Propiedad Intelectual. Este estudio presenta cómo el TRIPS se ha aplicado en distintos casos judiciales, recogiendo las sentencias más representativas actualmente disponibles.

PALABRAS CLAVE: Propiedad Intelectual, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), ADPIC y Poder Judicial uruguayo.

I. Introducción (*)

La República Oriental del Uruguay posee una adecuada y actualizada legislación interna en materia de Propiedad Intelectual, en consonancia con los principales instrumentos internacionales en la materia que ha ratificado (¹). Como no podía ser de otra forma, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS por sus siglas en inglés) (²), aprobado por el Acta Final suscrita en Marrakesh el 15 de abril de 1994 (Anexo 1C) en el marco de los Acuerdos firmados resultantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, es en dicho país derecho positivo y vigente.

El TRIPS o ADPIC se ha incorporado al Derecho uruguayo a través de tres vías:

a) Por la ratificación de los Acuerdos aprobados por el Acta Final de Marrakesh del 15 de abril de 1994, mediante la Ley Nº 16.671 del 13 de diciembre de 1994;

b) En la temática de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, a través de la ratificación mediante la Ley Nº 17.052 del 14 de diciembre de 1998, del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MER.CO.SUR (³) en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, cuyo artículo 2.1 establece que los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio;

c) A través del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados Partes, por otra, suscrito en Madrid, España, el día 15 de diciembre de 1995 (ratificado por la Ley Nº 17.053 del 14 de diciembre de 1998). El artículo 9.2 de este Acuerdo Marco dispone que “Las Partes en el marco de sus leyes, reglamentos y políticas respectivas y de conformidad con los compromisos asumidos en el Acuerdo TRIPS, asegurarán la adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual y si ello fuere necesario, acordarán su reforzamiento”.

A pesar de estar incorporado a la legislación del Uruguay desde hace más de veinte años, el ADPIC-TRIPS es escasamente conocido por los Jueces nacionales de ese país, y suele ser raramente mencionado o citado en sus sentencias relativas a la materia de propiedad intelectual. En su lugar, utilizan, cuando es necesario, la normativa nacional sobre propiedad intelectual. Esta situación puede explicarse por tres factores: a) por la escasa difusión que ha tenido el TRIPS en el Poder Judicial; b) por la escasa formación que en general, tienen los Jueces uruguayos sobre el Derecho de la Propiedad Intelectual; c) porque siendo poco frecuentes los casos que llegan a su conocimiento sobre la materia, ni los Jueces ni la Escuela Judicial del Uruguay (Centro de Estudios Judiciales del Uruguay) se han preocupado por capacitarse en esta área.

Se dice que el Uruguay tiene una regulación muy protectiva y autosuficiente en materia de Propiedad Intelectual, la cual aunque acorde a las líneas del ADPIC, excede aún más sus estándares de protección en varios aspectos, constituyendo verdaderas reglas “ADPIC-plus”. Eso podría explicar por qué los jueces uruguayos no necesitan recurrir a las disposiciones de dicho Acuerdo.

El presente informe intenta repasar cómo ha sido aplicado el TRIPS en la jurisprudencia uruguaya en materia de propiedad intelectual, sobre una muestra de unos 41 fallos judiciales; número que si bien no es importante, representa virtualmente la jurisprudencia disponible en las Bases de Datos nacionales y permite conocer las más actuales tendencias.

II. Principales aspectos en los que el ADPIC ha influido en la jurisprudencia uruguaya sobre Propiedad Intelectual

1) El ADPIC como orientador de estándares para la protección de las marcas

En muchos casos los jueces uruguayos aplican directamente las normas internacionales sobre Propiedad Intelectual, cuando son más favorables para la protección del propietario de la marca.

La jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo suele invocar en algunos de sus fallos el artículo 16.1 del ADPIC que declara que “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión”, para postular que “existe un claro propósito… de impedir la distorsión que el riesgo de confusión acarrea, en que el elemento central, en relación a esta clase de productos, está dado en consideración de la figura del consumidor, como aquel sujeto pasible de incurrir en error o confusión en la distinción de los productos mediante sus signos marcarios” (⁴).

En el calibramiento del artículo 16 del ADPIC para un caso concreto, se ha entendido que un producto con marca registrada similar a la de otro producto ya registrado, aun cuando ambos pertenezcan a la misma clase internacional, no genera confusión en la similitud marcaria si estos productos son muy distintos entre sí. Se dijo que “A juicio del Tribunal, si bien la similitud entre los signos marcarios podría hacer que un consumidor poco avezado crea que los productos de la clase internacional Nº 5 puestos en el mercado de productos farmacéuticos por S. I. LTD. y distinguidos con la marca Anx, pertenecen a la actora, el argumento no es de recibo dado que Anx se aplica a una gama de productos muy distintos del Arx que no puede obtenerse sin receta médica controlada, ni puede adquirir la necesaria notoriedad como para provocar que el consumidor de ese medicamento se incline por adquirir los productos farmacéuticos que ofrece el otro laboratorio” (⁵).

En cuanto a la determinación de cuándo una marca debe considerarse como notoria, también suele invocarse en los casos encontrados el artículo 16.2 del TRIPS que indica en su final: “Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”, exigiéndose la prueba u objetividad de la notoriedad “solamente en el país en el que se pretende registrar” (⁶). Sobre la protección de la marca notoria en base a los artículos 1 y 16 del TRIPS más 6 bis del Convenio de París, se entendió en un caso que esa protección podría ser inclusive más amplia si se examinara la notoriedad en el país de origen de la marca o su reconocimiento en diversos países (⁷). La jurisprudencia uruguaya utilizó a los artículos 16.1, 16.2 o 16.3 del TRIPS (a veces citados en forma aislada, conjuntamente en otros casos, o en ocasiones haciéndose mención genérica al artículo 16) para proteger a las marcas notorias contra prácticas de confundibilidad indirecta o de dilución, proclamando que ello constituía excepciones al principio de especialidad (⁸).

La protección jurisdiccional uruguaya de la marca notoria presta atención a los artículos 16.2. y 16.3 del ADPIC, para denegar la registración de marcas cuyo signo o nombre pueden ocasionar confusión, con independencia de la clase internacional en que se quiere que sean registradas. La marca notoria o muy conocida se encuentra caracterizada por la evidencia de su fama internacional, o por su difusión. La notoriedad nos permite a prescindir del principio de especialidad, y postular que la registración de una marca que persigue cualquier reproducción de una marca muy conocida viola los derechos de aquellos que han demostrado la notoriedad previa de su signo (⁹).

En la protección de los nombres comerciales, los artículos 16.2. y 16.3 del ADPIC han sido utilizados en conjunción con el art. 6bis del Convenio de París, para empoderar la protección otorgada por los estándares nacionales cuando estos nombres de negocios son muy conocidos (¹⁰).

2) A través del ADPIC, la justicia del Uruguay determinó que el artículo 6 bis numeral 3. del Convenio de París es autoejecutable, y que la acción de cese de uso de marca no prescribe cuando se utiliza de mala fe

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (¹¹), en materia de marcas dispone en su artículo 6 bis numeral 3. que “No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. Antes de la ratificación del TRIPS, la jurisprudencia uruguaya debatía si esa norma era programática (es decir, si marcaba una orientación que no era aplicable hasta que el Estado sancionara una norma que la consagrara expresamente) o si era autoejectable (es decir, si era directamente aplicable por sí misma).

Bajo el argumento de que el ADPIC dispone en su artículo 1.1 que “Los Miembros aplicarán las disposiciones del siguiente Acuerdo” y en su artículo 2.1 que expresa que “…los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París (1967)”, reforzado por el artículo 2 numeral 1 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del MER.CO.SUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen y por el artículo 9.2 del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y el Mercado Común del Sur, que establecen que los Estados se obligan a observar las normas y principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), de conformidad con los compromisos asumidos en el Acuerdo ADPIC para asegurar la adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, los tribunales del Uruguay sentaron precedente de que el artículo 6 bis numeral 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Intelectual era autoejecutable, y por tanto, la acción para perseguir el cese de uso de una marca de mala fe no está sujeta a términos de prescripción. “No sólo se trata de una norma autoejecutable, sino de Ley positiva vigente en nuestro país, por tanto, actualmente, se solucionó la cuestión referente a si la acción para la prohibición o cese de uso de las marcas registradas o notorias sería o no imprescriptible” (¹²). Dentro de esta línea, algunas sentencias han precisado que por ser una cuestión de sustancia y no formal, es en oportunidad de la sentencia definitiva cuando debe analizarse previamente si el uso fue de buena o mala fe, para determinar si la acción por cese de uso ha prescripto o no (¹³).

3) El ADPIC es un complemento de las normas civiles nacionales para determinar condenas por daños y perjuicios por competencia desleal

La justicia uruguaya ha afirmado que normas internacionales como las del TRIPS y el artículo 10 bis del Convenio de París califican “el ilícito o, más precisamente, ciertas conductas que dan cima al ilícito llamado competencia desleal, sin agotar el elenco de conductas que pueden configurar dicho ilícito. Lo claro es que no se establece un sistema paralelo de responsabilidad, por lo que, necesariamente, debe acudirse… a las normas generales de la responsabilidad civil” extracontractual nacionales, como el artículo 1319 del Código Civil (¹⁴).

4) EL ADPIC y la jurisprudencia uruguaya en la protección de la información no divulgada

Los tribunales uruguayos han considerado al TRIPS para proteger y sancionar el uso indebido de la información no divulgada. Se afirmó que la información no divulgada (que en el caso no se había podido demostrar fuera pública), los secretos comerciales o los conocimientos tecnoprácticos se encuentran tutelados por el TRIPS (artículo 39 del mismo) debido a su valor comercial, por ser reservados y por haber sido objeto de medidas razonables para mantenerlos a cubierto, desligándose su tutela de la normativa referida a los derechos de autor. Se determinó que la violación de un secreto industrial o de información no divulgada es un acto de competencia desleal, porque viola la esfera privada de la empresa en su voluntad de mantener la información oculta y precisamente secreta. Esta información no divulgada es un bien inmaterial, un valor para quien la obtuvo lícitamente que deriva de la ventaja competitiva que permite aprovechar algo que los demás no pueden porque lo desconocen. Siguiendo a criterios que cita de la Organización Mundial del Comercio, se sostuvo que aunque el ADPIC no impone que la información no divulgada se trate como una forma de propiedad, sí protege que las personas que tengan legítimamente control de esa información tengan la posibilidad de impedir que se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos. Se definió que la expresión “de manera contraria a los usos comerciales honestos” significa “prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, y también la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas”. Y se estableció que la protección judicial debe amparar esos datos contra todo uso comercial desleal y toda divulgación hecha sin consentimiento de quien tenga legítimamente control sobre la información, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal. Por tanto, si los hechos que se tienen por ciertos son eventualmente idóneos para conformar una hipótesis de competencia desleal, “no cabe dudar en cuanto a que la utilización de información no divulgada de que tratan estos obrados, es susceptible de configurar un hecho ilícito con idoneidad para afectar patrimonialmente a la actora, de lo que obviamente, conforme a arraigados principios recibidos en nuestros ordenamiento, derivaría su derecho a obtener su reparación y el cese de actos dañosos” (¹⁵).

5) Utilización directa del ADPIC para ordenar la destrucción de mercaderías en infracción

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno ordenó directamente la incautación y destrucción de mercaderías en infracción a los derechos de uso de patente y de los instrumentos usados para su elaboración, como modo de castigar y disuadir las infracciones, en base al TRIPS. Consideró que “Esta conclusión resulta avalada por lo dispuesto en el artículo 46 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)…, que expresamente establece que las autoridades judiciales están facultadas para ordenar que las mercaderías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con las disposiciones constitucionales vigentes”, y que dicho artículo 46 “…faculta a los jueces a ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales, de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones” (¹⁶).

En procedimientos penales relacionados con mercaderías en tránsito aduanero, los Jueces del Uruguay han aplicado directamente las normas internacionales en materia de marcas, mencionando entre otras disposiciones aplicables, el ADPIC (¹⁷).

6) Obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del ADPIC

Ha afirmado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que, cuando el régimen antiguo de patentes de la Ley Número 10.089 (anterior a la Ley Número 17.164 del 2 de setiembre de 1999, que entró a regir el 18 de enero de 2000 en Uruguay) no habilitaba el patentamiento de composiciones medicinales ni productos químicos, la solicitud de la reválida de patente de invención había sido correctamente rechazada, ya que la antigua ley no permitía genéricamente el patentamiento de composiciones medicinales ni productos químicos. Si bien el TRIPS comenzó a regir en el Uruguay por la Ley Número 16.671 en diciembre de 1994, es decir antes de la reforma de la Ley de Patentes Número 10.089 por la Ley Número 17.164, se afirmó que el artículo 70 numeral 8 del TRIPS refiere a las solicitudes y no a las patentes previamente concedidas en el extranjero, por lo que ese régimen no comprendía a las llamadas reválidas o patentes de importación, figuras que de por sí constituían una excepción al sistema general de patentamiento (¹⁸).

7) El ADPIC y el resarcimiento de derechos autorales infringidos

La jurisprudencia nacional ha reconocido que en principio y de acuerdo al art. 45.1 del ADPIC, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor de derechos de autor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar toda clase de daños que éste haya sufrido, y todos los gastos en que haya debido incurrir para ventilar su pretensión, para lo cual será menester complementarlo recurriendo a la normativa nacional. Sin embargo, se ha requerido la demostración del daño, tanto para el análisis de los supuestos menoscabos, como para sostener la posibilidad de aplicar la multa civil del art. 51 de la Ley No. 9.739 (¹⁹).

III. A modo de conclusiones

En la República Oriental del Uruguay, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC-TRIPS), a pesar de tener vigencia y de ser instrumento de Derecho, en nuestro país suele ser escasamente utilizado o citado por la Justicia nacional sobre Propiedad Intelectual. Esta situación podría deberse a la escasa difusión que ha tenido el TRIPS en el Poder Judicial uruguayo, a la casi nula formación que en general tienen los Jueces uruguayos sobre el Derecho de la Propiedad Intelectual, y a que son poco frecuentes los casos sobre Propiedad Intelectual a nivel de los tribunales ordinarios uruguayos.

En los pocos fallos en que se invoca al ADPIC, éste se ha utilizado para reforzar la protección de la Propiedad Intelectual. Por ejemplo, orientando estándares de protección, estableciendo como autoejecutable la imprescriptibilidad de las acciones por cese de uso de marca de mala fe, para calibrar la determinación de los daños y perjuicios, y para disponer la incautación y destrucción de las mercaderías en infracción y de los instrumentos utilizados en su fabricación.

Ginebra, Diciembre de 2017

* El autor quiere agradecer a los Dres. Gustavo Fischer y Beatriz Bugallo por sus amables comentarios y sugerencias.

1 Sobre las principales normas nacionales en materia de Propiedad Intelectual en el Uruguay, y los instrumentos internacionales ratificados por este país, v. ETTLIN Edgardo, “Normativa sobre Propiedad Intelectual de la República Oriental del Uruguay”, paper, Montevideo, 2012; en “https://es.scribd.com/document/116892643/Edgardo-Ettlin-Normativa-Sobre-Propiedad-Intelectual-en-Uruguay”, 406 páginas.

2 “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”.

3 MER.CO.SUR: Mercado Común del Sur (Southern Common Market).

4 Sentencias números 397/2015 y 261/2016 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sentencia número 48/2017 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo.

5 Sentencia número 286/2017 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres utilizados son abreviaturas de los originales.

6 Sentencias números 101/2015 y 391/2016 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

7 Sentencia número 337/2017 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

8 Sentencias números 574/2013, 391/2016, 362/2017, 651/2014 y 719/2015 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

9 Sentencias Nos. 345/2014 y 578/2016 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

10 Sentencia No. 737/2017 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

11 En Uruguay, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue ratificado por el Decreto-Ley Nº 14.910 del 19 de julio de 1979.

12 Sentencias números 112/2012, SEI-0008-000116/2013 and SEF-0008-000095/2017 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno. La Sentencia Número 112/2012 de ese Tribunal cambió el anterior criterio del mismo, que establecía que la acción de cese de uso marcario prescribía al año (sentencia número 193/2008 en base a una norma nacional, el artículo 89 de la Ley Número 17.011). En la línea de que no opera la imprescriptibilidad de la acción de cese de uso de marca de mala fe, ver sentencia SEI 0003-000016/2016 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno (con discordia); sentencias números i-711/2011 y DFA-0004-000519/2013 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno; sentencias Nos. 249/2003 y SEI-0005-000021/2017 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno; sentencias 127/2002, 109/2010 y 90/2011 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno.

13 Sentencias números 112/2012, SEI-0008-000116/2013 and SEF-0008-000095/2017 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno.

14 Sentencias números 307/2003, 98/2010 y 117/2016 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno.

15 Sentencia número 24/2007 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno.

16 Sentencia número 318/2009 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno.

17 Por ejemplo, sentencia No. 506/2014 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, y No. 379/2009 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno.

18 Sentencias números 228/2015, 534/2015 y 318/2016 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También de ese Tribunal, sentencias números 179/2006, 372/2006, 511/2006 y 577/2006.

19 Sentencia No. 8-203/2015 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno.