PRECLUSIÓN DE CUESTIONABILIDAD DE LAS ACCIONES MARCARIAS

CÓMO EVITAR PERDER LOS DERECHOS MARCARIOS DEL CLIENTE POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO. UNA VISIÓN DESDE LA JURISPRUDENCIA

Edgardo Ettlin

Poder Judicial - Uruguay ([1])

I. Generalidades

En materia de derechos y especialmente dentro del derecho de propiedad, el espacio que uno deja, otro lo aprovecha. Tan importante como tener los derechos, es usarlos y hacerlos valer permanentemente. Y por supuesto esto es válido en el campo de la propiedad intelectual, que no es sino un capítulo del derecho de propiedad en general.

Ciertos derechos, como los de propiedad y dentro de ellos los de propiedad intelectual, se pueden perder como tales o en la posibilidad de poderlos defender, por el no ejercicio de ellos en relación al factor tiempo. Esto nos lleva a considerar los tiempos de preclusión de cuestionabilidad de los mismos, que pueden referir tanto a su caducidad como a su prescripción extintiva. Para introducirnos en la temática hagamos un pequeño repaso sobre lo que es la prescripción y la caducidad.  

Tanto la prescripción extintiva (a los efectos de este trabajo cuando nos refiramos a “prescripción” lo haremos para aludir a la extintiva, no para aludir a la adquisitiva) como la caducidad son formas de preclusión de la cuestionabilidad o de la posibilidad de ejercer una acción o un derecho; pueden especialmente afectar la vigencia de la propiedad y obviamente, también la vigencia de un derecho de propiedad intelectual. En este sentido, la caducidad y la prescripción no poseen distinción conceptual; es más, los diccionarios más conocidos de Derecho, como los de COUTURE y de ESCRICHE, no establecen terminológicamente mayores diferencias entre aquéllas ([2]). La prescripción extintiva finiquita derechos, pero también refiere a los tiempos para hacer valer una acción. La caducidad alude al tiempo también para hacer valer el derecho, aunque por reflejo no permitirá el ejercicio de la acción correspondiente. Sin embargo, la prescripción y la caducidad tienen ciertas diferencias, por ejemplo;

a)      La prescripción básicamente refiere a los tiempos para hacer valer una acción. La caducidad alude primordialmente al tiempo para hacer valer el derecho;

b)      La prescripción se interpone a pedido de parte. La caducidad también, pero puede relevarse de oficio (en penal, la prescripción puede declararse de oficio -art. 124 del Código Penal-);

c)      La prescripción puede admitir formas de interrupción, como el reconocimiento de la obligación (art. 1234 num. 2º e inc. 2º del Código Civil) o el emplazamiento (demanda seguida de notificación; arts. 1234 y 1236 del Código Civil, 1026 num. 2º del Código de Comercio y art. 123 del Código General del Proceso), o las demás prescripciones del Código de Comercio por reconocimiento del deudor, intimación, admisión de pretensión concursal (arts. 1026 num. 1º, 3º y 4º del Código de Comercio; ver arts. 1237 a 1241 del Código Civil) ([3]). La caducidad acaece simplemente por el transcurso fatal del tiempo, sin interrupción;

d)      La prescripción puede estar eventualmente sujeta a formas de suspensión legales o por causas de fuerza mayor (art. 98 del Código General del Proceso). La caducidad no, aunque la Ley puede establecer alguna causal de suspensión (art. 376 inc. 6º Ley No. 12.804, a efectos de los tiempos de caducidad del art. 39 de la Ley No. 11.925 en demandas de cobros de pesos contra el Estado);

e)      La caducidad opera por defecto y se sobreentiende, si no se establece expresamente que el tiempo de preclusión sea de prescripción.

¿Ameritan los derechos marcarios y conexos alguna preclusión de cuestionabilidad del derecho o de la acción judicial por caducidad o prescripción especial, respecto a otras clases de propiedad intelectual como las patentes, diseños o modelos industriales y derechos de autor, circuitos integrados o información protegida? ¿Por qué se establecen en algunos casos cuatro años, en otros uno o cinco, o se declara la acción imprescriptible? La cuestión depende de las consideraciones políticas del legislador, de cuánto éste quiere proteger la propiedad intelectual como derecho, o de cómo desea tutelar los distintos derechos de esta clase. Lo ideal es que hubiera en todos los tiempos de preclusión de cuestionabilidad de los derechos o acciones de las distintas clases de propiedad intelectual, ciertos términos comunes o un sistema más armónico. En realidad, las distintas clases de propiedad intelectual poseen sus tiempos de preclusión de cuestionabilidad propios, como si cada Ley respectiva tuviera como una visión de túnel y no considerara que está pasando en otros ámbitos de la propiedad intelectual. Ello conspira contra una legislación orgánica o codificada, y dificulta el conocimiento de esta materia.

II. Normas principales a considerar, en el caso de la preclusión de los derechos de marcas.

Para evitar perder los derechos marcarios o afines, necesitamos analizar y tener en claro cuál o cuáles son los términos que tenemos para ejercerlo o defenderlo.

En la legislación marcaria aplicable en la República Oriental del Uruguay, la normativa nacional distingue tres clases, o si se quiere, “dos clases y media” de preclusiones temporales para ejercer la acción judicial, desde el punto de vista del tiempo:

Art. 69 Ley No. 17.011.- “La acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro”. Se trata de un término de caducidad respecto al uso del nombre comercial (no para la acción por daños y perjuicios por uso indebido ni por competencia desleal, respecto al nombre comercial).

Art. 89 Ley No. 17.011: “No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.”

¿Esta norma comporta tiempos de caducidad o de prescripción? En nuestro criterio, la referencia en el inciso segundo a “Los actos que interrumpen la prescripción”, nos hace pensar que los tiempos de cuestionabilidad cuatrienal para la acción civil o criminal del inciso primero se tratan de tiempos de prescripción. Lo que por otra parte, parece ser coherente con los arts. 1332 del Código Civil, y los arts. 81 a 83 y 117 num. 2º del Código Penal. Esto a su vez nos importará considerar dos prescripciones: la de la acción penal, y la de las distintas acciones civiles. El art. 89 de la Ley No. 17.011 alude tanto a las acciones criminales como a las civiles, aunque con ciertas salvedades según veremos. En el campo civil, se aplicaría para las acciones de cese de uso, por daños y perjuicios en marcas y derechos conexos (indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y nombres geográficos), y para la acción por daños y perjuicios por uso indebido de nombres comerciales. Se discute si se aplicaría para la acción de daños y perjuicios por competencia desleal.

Art. 88 Ley No. 17.011: “Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya”.  Se ha planteado si esta norma también abarcaría a la prescripción del art. 89 para la acción civil de cese de uso, si estaría disponiendo que este tipo de acción no está sujeta a prescripción y en todo caso, si podría ensamblarse con el art. 6bis num. 3º del Convenio de París (ratificado por el Decreto-Ley No. 14.910¨): “3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.

El sistema de preclusión penal de los derechos marcarios y conexos guarda semejanzas con el penal general (art. 89 de la Ley No. 17.011, art. 117 num. 2º y 119 inc. 1º del Código Penal). Sin embargo, el régimen de preclusión de cuestionabilidad de los derechos marcarios es especial, “sui generis” y distinto del sistema de Derecho Civil común (aunque puede discutirse si las acciones de daños y perjuicios por competencia desleal participan del civil general), del de derechos de autor (que se rige por el régimen general de prescripción cuatrienal si la reclamación es extracontractual -art. 1332 del Código Civil; sentencia No. i-99/2012 del T.A.C. 2º- o de veinte años si la acción es contractual -art. 1216 del Código Civil-; no prescribe el derecho de autor que entra en el dominio público -art. 40 inc. 3º Ley No. 9.739- y el derecho moral del autor -arts. 1º, 11, 13, y 29 incs. 5º y 6º Ley No. 9.739-), y el de patentes (cuatro años desde que el autor tuvo conocimiento de la infracción -art. 104 Ley No. 17.164-; imprescriptible para la reclamación de los derechos morales -art. 2º Ley No. 17.164-).

III. Distintos casos de preclusión de cuestionabilidad jurisdiccional de las acciones marcarias y de sus derechos conexos

Las normas esbozadas en la Sección anterior nos ofrecen una compleja casuística al momento de analizar cuál es el tiempo de preclusión por caducidad o prescripción según su particular, de las distintas acciones marcarias y conexas. Podríamos así distinguir, cada una con su problemática especial, siete variedades de preclusiones marcarias:

1: Preclusión de la acción civil de cese de uso de nombre comercial;

2: Preclusión de la acción civil de daños y perjuicios por uso de nombre comercial;

3: Preclusión de la acción civil por competencia desleal por uso indebido de nombre comercial;

4: Preclusión de la acción penal de daños y perjuicios por uso indebido de marca;
5: Preclusión de la acción civil de daños y perjuicios por uso indebido de marca, cuando el hecho comportó, fue denunciado o relevado como un delito;

6: Preclusión de la acción civil de daños y perjuicios por uso indebido de marca, cuando la infracción no fue denunciada, ni relevada o perseguida como delito;

7: Preclusión de la acción civil de daños y perjuicios por competencia desleal;

8: Preclusión de la acción civil de cese de uso indebido de marca de buena fe;

9: Preclusión de la acción civil de cese de uso indebido de marca de mala fe.

Analicemos estas variedades por separado.

1. Preclusión de la acción de cese de uso (de carácter civil) de nombre comercial

Atento al tenor claro (art. 17 del Código Civil) del art. 69 de la Ley No. 17.011, el tiempo de cuestionabilidad de la acción civil de cese de uso de nombre comercial, es quinquenal (cinco años) y se trata de un término de caducidad. Así lo consideraron la sentencia No. i-236/2012 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º  Turno y la sentencia No. SEI 0003-000016/2016 del T.A.C. 1º. Esta situación es muy distinta a la acción de daños y perjuicios por competencia desleal a causa del uso de un nombre comercial, que se regiría por un término de prescripción cuatrienal según algunos o anual según otros (ver “infra”), y a la acción de cese de uso o de daños y perjuicios por uso indebido de nombre comercial que se rige por el art. 89 de la Ley No. 17.011. Este término quinquenal de caducidad es especial para el cese de uso del nombre comercial, y conforme también al art. 69 de la Ley No. 17.011, se cuenta a partir desde el día que se empezó a usar por otro (no interesa si hay eventualmente continuidad, sino que se toma en consideración la primera vez), no a partir de cuándo se enteró el afectado ([4]). Lo que en este caso conlleva a señalar y a demostrar a partir de cuándo se empezó a hacer el uso por el ajeno, y se trata de un “dies a quo” diferente al del art. 89 de la Ley No. 17.011. Esto resulta en una inconsecuencia, porque el lesionado presunto suele enterarse mucho después de este uso ajeno, y esa demora (que no le es imputable) le acorta su tiempo de caducidad para poder hacer valer su derecho, ya que no puede hacerse valer como una circunstancia de justo impedimento para suspender el cómputo del término al no preverlo la Ley.

2. y 3. Preclusión de la acción civil de daños y perjuicios por uso indebido de nombre comercial, y por competencia desleal debido a ese uso

Se rigen por el art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 Inc. 1º: “No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez”. Se trata de plazos de prescripción (art. 89 inc. 2º Ley No. 17.011), como veremos en los ordinales siguientes. Sin embargo, podría discutirse si la acción de daños y perjuicios por competencia desleal por uso de nombre comercial tiene un término de prescripción cuatrienal (art. 1332 del Código Civil) o anual conforme al art. 89 citado; en ese último caso dependerá de si el hecho comportó o no una proyección penal.

Respecto a la acción por competencia desleal por indebido uso de nombre comercial, estas consideraciones deben complementarse con lo expuesto para la situación 7.

4. Preclusión de la acción penal de daños y perjuicios por uso indebido de marca

La lectura del art. 89 de la Ley No. 17.011 (“No se podrá intentar acción… criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito”) permite considerar que la prescripción para la acción penal contra infracciones marcarias de cualquier clase, no sólo las especiales de los arts. 81 a 83 de la misma sino las del sistema general, prescriben a los cuatro años de cometido o repetido el delito. Así lo avala la referencia de los cuatro años a “el delito”, que hace el art. 89 inc. 1º de la Ley mencionada.

¿Los cuatro años del art. 89 de la Ley No. 17.011 se computan para formular la denuncia o instancia, para la persecución del delito, o para ambas cosas? 

Es necesario destacar que acorde al art 86 de la Ley No. 17.011, los delitos marcarios son perseguibles a petición de parte. Aquí es necesario distinguir el tiempo de caducidad de seis meses para ejercer la instancia del ofendido o de parte (art. 91 del Código del Proceso Penal), y a partir de allí los cuatro años de la prescripción de la acción penal según el art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 (art. 120 inc. 2º del Código Penal). Este término de prescripción cuatrienal para la acción penal según el art. 89 de la Ley No. 17.011, es el mismo que el que tienen las acciones marcarias civiles por hechos que comportan o sobre los que se inició causa penal (art. 125 del Código Penal). El término de cuatro años mencionado no es un plazo de caducidad aunque requiera instancia de parte la acción penal, sino de prescripción ([5]), armonizando los dos incisos del art. 89 de la Ley No. 17.011. Esta interpretación, en nuestra opinión permite conjugar debida y sinópticamente (art. 20 del Código Civil) los arts. 91 del Código del Proceso Penal, 120 inc. 2º del Código Penal y 89 incs. 1º y 2º de la Ley No. 17.011.

En cuanto al “dies a quo” para computar la prescripción de la acción penal cuando el delito se agota en un solo acto, no hay problemas de interpretación: la comisión del delito se ubica temporalmente en determinada fecha en que se cometió.

Cuando existen varios actos de violación penal marcaria, la expresión “repetido el delito”, alude a la reiteración del reato a través de actos distinguibles entre sí, no al carácter continuado del mismo. Para esa prescripción, se cuenta el último episodio.

En cuanto a los términos y formas de interrupción, la prescripción de la acción penal marcaria posee bastantes coincidencias con el sistema penal general (art. 89 Ley No. 17.011, arts. 117 num. 2º y 177 inc. 1º del Código Penal).

¿Hay razones para descartar la teoría del hecho ilícito continuado y de los actos separables en materia penal marcaria? ¿Por qué necesariamente tenemos que separar los hechos como si fueran diferentes infracciones sucesivas en el tiempo? Hay momentos en mi entender que no es posible separar en diferentes episodios la perpetración de un ilícito penal marcario. Por ejemplo, el contrabando o la comercialización habitual de mercadería de marca falsificada. ¿Debe contarse cada día como una repetición del delito? En otro aspecto, ¿qué sucede cuando el delito marcario es tentado -por ejemplo, cuando la mercadería en infracción marcaria es interceptada a un vendedor que la recibió para vender, sin llegar a comercializarla-? Creemos que la prescripción penal del art. 89 de la Ley No. 17.011, aunque no contempló adecuadamente la situación de continuidad del delito marcario, puede ensamblarse y aplicarse sinópticamente (art. 20 del Código Civil), para los casos de delito continuado y tentado, con el art. 119 del Código Penal que considera la prescripción, aplicable en los delitos marcarios tentados o continuados: “…para los delitos tentados, desde el día en que se suspendió la ejecución; para los delitos cuya existencia o modalidad requiere diversos actos o diversas acciones -(delitos colectivos y continuados)- desde el día en que se ejecuta el último hecho o se realiza la última acción; para los delitos permanentes desde el día en que cesa la ejecución” ([6]).

Pero no olvidemos que la prescripción penal admite interrupciones conforme al derecho común.  El término de la acción penal se interrumpe por la orden judicial de arresto, empezando a correr de nuevo desde que el proceso se paraliza, y cuando no procede el arresto, el término se interrumpe por la simple interposición de la denuncia, como también por cualquier transgresión penal cometida en el país o fuera de él, con excepción de los delitos políticos, de los delitos culpables y de las faltas (arts. 120 y 121 del Código Penal), e inclusive esta prescripción se puede aumentar en un tercio por reincidencia, habitualidad u homicidios graves (art. 123 Código Penal).

Es interesante apuntar que todo esto puede incidir para el ejercicio de la acción por daños y perjuicios civil, cuando el hecho lesivo marcario habría también sido relevado o denunciado como delito. Por eso es interesante al menos, hacer la denuncia penal de la infracción; eso podría aumentar el tiempo de cuestionabilidad civil de prescripción, de uno a cuatro años.

No es del caso considerar la suspensión del art. 122 del Código Penal ([7]).

5. Preclusión de la acción civil de daños y perjuicios por uso indebido de marca, cuando el hecho comportó delito.

Esta acción se rige en forma especial por el art. 89 de la ley 17.011: “No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito”. ¿Se trata de una preclusión por prescripción o caducidad? Hemos visto anteriormente que la respuesta se encontraría en el art. 89 inc. 2º de la Ley No. 17.011: “Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común”. Normalmente la jurisprudencia ha admitido que se trata de un término de prescripción ([8]). En nuestro criterio, este tiempo cuatrienal de cuestionabilidad no se trata de un tiempo de caducidad, sino de prescripción (ver numeral anterior en esta Sección).

Menester es destacar que estos cuatro años de prescripción corren para la acción civil igual que para la acción penal, siempre que la acción civil se base en un hecho denunciado penalmente o que haya recibido tratamiento penal. Esto armoniza con el art. 125 del Código Penal.

Esta prescripción de cuatro años del art. 89 Ley No. 17.011 para las acciones marcarias civiles por hechos que implicaron delito denunciado o perseguido, además, refiere a la acción civil por daños y perjuicios basada en la responsabilidad extracontractual; pero también refiere a la acción por responsabilidad contractual ([9]). En realidad, la norma citada no distingue. Tal prescripción admite las causales de interrupción del Derecho Civil y Comercial generales.

Sin perjuicio de que las acciones civil y penal son independientes en su trámite (art. 104 del nuevo Código del Proceso Penal), un mismo hecho puede tener a la vez una proyección civil y penal, pero también un hecho civil puede no haber tenido o merecido una atención penal. El tema es que según la acción se haya basado en un hecho que haya comportado delito o recibido tratamiento penal, o según la acción civil no tenga ligazón con ninguna denuncia o procedimiento penal, tenemos dos diferentes términos de prescripción civil para considerar, determinados por el art. 89 inc. 1º: “pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez”.

Hay en el art. 89 de la Ley No. 17.011 un término de prescripción igual para la acción criminal marcaria y otro para la acción civil de daños y perjuicios marcaria cuando el mismo hecho comporta proyecciones en ambos fueros: cuatro años ([10]). Se trata en puridad, de términos de prescripción compartidos. No importa si por el hecho y contra el presunto infractor se formalizó o no causa penal, ni si se llegó o no a sentencia de condena; basta la simple formulación de la denuncia o instancia de parte (art. 86 de la Ley No. 17.011), con independencia de la suerte posterior del procedimiento penal, para que opere esta equiparación hacia un término de prescripción cuatrienal de las acciones marcarias civiles en igual forma que las acciones marcarias penales.

Si el hecho comportó delito o fue denunciado como tal, para ejercer la acción civil por daños y perjuicios se cuentan cuatro años desde que se cometió o se repitió el hecho (se cuenta desde la comisión si se trata de un año único, o desde la última infracción si se trata de un delito continuado), o desde que cesó los actos o desde que se suspendió la ejecución, según su caso. En este sentido es igual que el art. 119 del Código Penal. En nuestro entender, para alargar la prescripción de uno (aplicable cuando el hecho no comportó ni se persiguió como delito) a cuatro años (cuando lo comporta), conviene siempre hacer la denuncia penal.

¿Se aplica la interrupción de la denuncia o instancia de parte penal para la prescripción cuatrienal de la acción civil cuando el hecho fue relevado como delito (arts. 91 del Código del Proceso Penal y 120 inc 2º del Código Penal)? Ello no es posible, debido a que la acción civil tiene sus causales de interrupción de la prescripción propias; por tanto la interrrupción de la caducidad cuatrienal de la acción de daños y perjuicio de marras (como las otras acciones marcarias civiles) verá interrumpida su preclusión de cuestionabilidad por prescripción conforme a los arts. 1234 a 1241 del Código Civil, 1026 del Código de Comercio más normas civiles y comerciales concordantes.
 

6. Preclusión de la acción civil de daños y perjuicios por uso indebido de marca, cuando la infracción no fue denunciada ni relevada o perseguida como delito

Cuando el hecho no fue relevado como delito o mejor dicho si no requirió por lo menos la persecución penal (o sea, no hubo denuncia ni arresto, ni hubo procesamiento ni condena) ([11]), la acción civil prescribe al año (un año) “desde que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez”, conforme al art. 89 “in fine” de la Ley No 17.011. Refiere esta “primera vez” al conocimiento de la primera infracción, o sea en qué momento el lesionado en sus derechos tomó noticia de la infracción.

Hay que ver, entonces, desde cuándo se demanda para considerar la preclusión, debiendo relevarse el tiempo de prescripción anual a partir de que se tuvo el supuesto conocimiento “por primera vez”. En el “dies a quo” de este caso no basta referir al último hecho, ni al último episodio que se haya conocido (salvo que para el afectado sea el primer momento en que tuvo noticia). Esta es una prescripción extintiva especial. No se trata de una de las prescripciones cortas que se rigen por los arts. 1222 a 1225 y 1227 del Código Civil, o por los arts. 1022, 1023 y 1025 del Código de Comercio. La fecha de registro de la marca no sirve para comenzar a computarlo (sentencia SEI 0003-000016/2016 del T.A.C. 1º).

Veamos unas particularidades:

1)      Se considera el inicio del término prescriptivo anual cuando “el propietario de la marca tuvo conocimiento”. El tenor literal del art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 no refiere al conocimiento del licenciatario, o del sublicenciatario, sino del propietario. No obstante, creemos que si la acción por daños y perjuicio la puede ejercer cualquier persona con derecho a utilizar la marca, el tiempo de prescripción se contará desde que el derechohabiente que reclame haya tenido conocimiento por primera vez. Esta interpretación amplia favorece la mejor protección de la marca;

2)      No importa si el hecho fue continuado o si se verificó a través de diversos separables en el tiempo, inclusive recientes: importa el momento en que se tuvo conocimiento por primera vez; el primer hecho.  No se refiere al conocimiento continuado ni al sucesivo, sino al inicial u original ([12]). Lo que impone determinar cuál fue ese momento; este conocimiento por primera vez debe individualizarse y por supuesto, además debe probarse conforme a las reglas generales (arts. 137 y 139 del Código General del Proceso). Este plazo de prescripción anual se puede interrumpir conforme a los arts. 1234 a 1241 del Código Civil y al art. 1026 del Código de Comercio.

El momento en que se tuvo conocimiento por primera vez debe probarse por quien lo alegue (arts. 137 y 139 del Código General del Proceso), pero el tribunal puede objetivar el momento en que habría acaecido, con independencia del que seleccionen las partes. En la sentencia i-112/2012 del T.A.C. 7º, el Colegiado advirtió que por lo menos desde el año 2005 CABLE PLUS S.A. ofrecía entre sus canales a “TELESUR”, hecho que no podría haber pasado desapercibido, creando una presunción judicial seria (art. 1605 C.C.) de que CRISOLUR S.A. conocía desde hace más de un año el uso por CABLE PLUS S.A. del nombre “TELESUR”. Si podía presumirse que a la parte actora CRISOLUR S.A. le constaba ya como ilegítimo el uso por la contraria de la marca “TELESUR” a partir del 2005 o por lo menos con más de un año de anticipación, ello marcaba el conocimiento y la fecha del conocimiento "por primera vez", a los efectos del art. 89 inc. 1º “in fine” de la Ley No. 17.011 en conjunción con los arts. 123 del Código General del Proceso y 1235 del Código Civil. En otro caso, para comprender también cuándo ocurrió ese primer momento en que se tomó noticia, se determinó atender cuándo el uso se habría hecho público  por primera vez al interesado ([13]).

El primer conocimiento se considera para la prescripción anual independientemente de que el uso continúe, siendo insustentable la doctrina del hecho continuado ([14]) o que se prolongue en forma permanente en el tiempo. La intimación notarial de cese de uso no sirve ni para asociarse como la primera vez que se tuvo conocimiento de la infracción sino surge acreditada circunstancia alguna que permita inferir que efectivamente en ese día se hubiera tomado conocimiento por primera vez de la presunta infracción; en este caso, la justicia seleccionó que el término prescripción se dio desde que se supo que terminaba la oferta del producto que se había promocionado ([15]).

Este término de un año refiere tanto a la acción civil por responsabilidad contractual como la extracontractual, porque el art. 89 citado no distingue.

7. La prescripción de la acción civil de daños y perjuicios por competencia desleal

A efectos de considerar la preclusión por prescripción de la acción civil de daños y perjuicios por competencia desleal, ¿se aplica el art. 89 de la Ley No. 17.011 o el art. 1332 del Código Civil?

Si leemos el art. 89 de la Ley No. 17.011, literalmente la referencia a “la acción civil” parecería corresponder a todas las acciones civiles, entre ellas la de competencia desleal, porque la Ley no distingue. En jurisprudencia se suscitaron dos posiciones:

a)       En una posición, pasado el término de prescripción anual del art. 89 de la Ley No. 17.011, queda el art. 1332 del Código Civil que deja subsistente la acción de daños y perjuicios por competencia desleal por un tiempo cuatrienal ([16]). Con tal tesitura, la acción de competencia desleal no se sujeta al art. 89 de la Ley No. 17.011;

b)      En otra línea, la prescripción de la acción de daños y perjuicios por competencia desleal marcaria está sujeta al mismo término prescriptivo de la acción de daños y perjuicios por uso eventualmente indebido de marca, o sea al arts. 89 (incs. 1º y 2º) de la Ley No. 17.011 ([17]); o sea cuatro años si el hecho fue relevado o denunciado como delito, o un año si no lo fue. El art. 89 de la ley 17.011 refiere en forma genérica y sin distinguir al accionaminto civil o penal. La opinión se sustenta en que el ámbito civil debe entenderse abarcativo de las dos pretensiones acumuladas en la especie, esto es el cese de uso conforme al art. 88 de la Ley No. 17.011 y la reparación de daños y perjuicios (art. 87 “ejusdem”), porque cuando el legislador quiso distinguirlas lo hizo como evidencian estas dos últimas disposiciones citadas, ([18]). De este modo, el art. 89 de la Ley No. 17.011 abarcaría a cualquier acción civil sin realizar distinción, máxime cuando la norma se encuentra dentro de un régimen especial.

En nuestro criterio no se aplica la prescripción quinquenal del art. 28 de la Ley No. 18.159 (de promoción y defensa de la competencia) para las acciones civiles de competencia desleal (inclusive la del nombre comercial; v. situación 3.). La Ley 18.159 pretende garantir el acceso igualitario al mercado (arts. 1º y 2º de la Ley citada), y ese problema en sí no se plantea en la acción de daños y perjuicios por competencia desleal; aunque obviamente la falsificación y la piratería marcaria es una práctica anticompetitiva, en este caso la acción por competencia desleal posee otro objeto, que es sancionar económicamente e indirectamente excluir del mercado a quien no procede respetando los derechos marcarios de los titulares o derechohabientes.

8. y 9. Preclusión de la acción civil de cese de uso indebido de marca

¿Caduca o prescribe la acción marcaria de cese de uso en todos los casos? Debemos al respecto enfrentar dos normas:

Art. 6bis num. 3º del Convenio de París (que fue ratificado por el Decreto-Ley No. 14.910, del 19.7.1979): “3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”. Entendemos que no sólo refiere esta disposición a la marca notoriamente conocida (a pesar del título del 6bis -“Marcas: marcas notoriamente conocidas”-), puesto que esta norma mencionada habla de “marcas registradas o utilizadas”. No distingue si son registradas o notorias; como que refiere a ambas clases.
Art. 89 de la Ley No. 17.011, del 25.9.1998 (posterior a la ratificación que hizo el Uruguay del Convenio de París): “No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez”.

Esta comparación necesita analizar:

1)      Si el art. 6bis num. 3 del Convenio de París se trata de una norma programática o autoejecutable;

2)      Qué compatibilidad tiene con el art. 89, y si en todo caso puede imponerse en caso de colisión, contra la última.

La lectura del art. 6bis num. 3º del Convenio de París parecería encontrarnos ante una norma programática, en cuanto a que la expresión “no se fijará plazo” parecería estar dando una indicación o recomendación a los Estados miembros para que no permitan la preclusión de la reclamación “para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”; pero en definitiva, la cuestión queda a la solución interna que adopte cada Estado. Tenemos que confesar que fue la posición que sustentamos por el año 2003: la redacción del art. 6 bis num. 3º del Convenio de París parecería fijar a los Estados solamente una orientación programática. Dicha norma estaría en esta óptica claramente redactada como señalando a los Estados una obligación de legislar o de no legislar de determinada manera, (se dice "No se fijará...", y no "No es prescriptible"), y por ende dicha norma sólo tendría carácter meramente programático ([19]). En esta posición se postuló que el art. 89 de la Ley Nº 17.011 regula la prescripción de la acción civil o criminal, debiendo entenderse por civil toda acción relativa a una marca que persiga no sólo la indemnización de perjuicios sino también la protección de su uso, como sería el caso del cese de uso de marca idéntica o semejante. De lo transcripto esta opinión no comparte la tesis de la imprescriptibilidad, que parte de la base del reconocimiento de un texto legal posterior (Ley Nº 17.011 de 25.9.1998) a la aprobación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial por Decreto-Ley Nº 14.910 de fecha 10.7.1979 ([20]). Siguiendo esta corriente, el art.89 de la Ley No. 17.011 regula la prescripción de la acción civil o criminal, debiendo entenderse por civil toda acción relativa a una marca que persiga no sólo la indemnización de perjuicios sino también la protección de su uso, como sería el caso del cese de uso de marca idéntica o semejante.

En algún caso se rechazó la prescripción por no adecuarse la plataforma fáctica a su configuración ([21]). Como hecho ya anecdotario, en el caso de la marca "San Cono" en el Uruguay, sus titulares vieron devenir en autoridad de cosa juzgada una resolución del Juzgado de Primera Instancia que había declarado prescripta la acción por cese de uso de marca y daños y perjuicios, por no haber satisfecho la reposición de los tributos que el Tribunal de Alzada les había impuesto para tramitar la resolución de la apelación bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos del recurso. Así y por una circunstancia extraordinaria, la resolución del Juzgado de primera instancia que había entendido había pasado de sobra el término para accionar conforme al art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 y por tanto la Acción de Cese de Uso de Marca había prescripto, quedó firme ("res judicata de rotundo quadratum et de quadrato rotundum facit").

Pero hay otra posición jurisprudencial que entiende que la acción por cese de uso no prescribe. Este razonamiento entiende que el art. 89 de la Ley No. 17.011 sólo abarca a la acción por daños y perjuicios ([22]). De este modo, ha venido primando y hay quienes han sostenido que esta norma (art. 6bis num. 3. del Convenio de París) es autoejecutable y no programática ([23]). De este modo, la acción de cese de uso o de daños y perjuicios por uso de marca de mala fe no prescribe ([24]). Se concluyó que la acción de cese de uso de marca en infracción, tanto en el régimen anterior como en el actual de la Ley No. 17.011, no estaría afectada por caducidad ni prescripción alguna, porque admitirlo significaría, ni más ni menos, que dar una patente de impunidad a quien utilizara una Marca en forma ilegítima; ello además, en consonancia con el art. 6bis num. 3. del Convenio de París (ratificado por Decreto-Ley No. 14.910) del cual surge el argumento de que la anulación o prohibición de uso no tiene plazo para su reclamación cuando la marca es registrada o utilizada de mala fe. ([25]).

Por la imprescriptibilidad de la acción de cese de uso de marca a nivel de la doctrina uruguaya se han pronunciado favorablemente GUTIÉRREZ CARRAU ([26]), BUGALLO ([27]), LAMAS ([28]) y RIPPE-BUGALLO-CASTAÑO ([29]). LAMAS entiende que la reiteración del art. 14 a través del art. 18 de la Ley No. 17.011 desea separar una situación diferente y no significa que la prescripción del cese de uso marcario esté definida por el art. 89 de esa Ley, lo que abona la tesis de la imprescriptibilidad de la acción de cese de uso de marcas en interpretación coherente con el art. 6bis num. 3º del Convenio de Paris ([30]).

Para llegar al postulado de que la acción de cese de uso de mala fe no prescribe, se intentó unir la distancia entre el art. 6bis num. 3º y el art. 89 de la Ley No. 17.011, con normas de Derecho Internacional ratificadas por el Uruguay, a efectos de perfeccionar la argumentación.

Afirmando que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (AADPIC, ratificado por la Ley No. 16.691) dispone en su artículo 1.1 que “Los Miembros aplicarán las disposiciones del siguiente Acuerdo” y en su artículo 2.1 que expresa que “…los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París (1967)”, reforzado por el artículo 2 numeral 1 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del MER.CO.SUR (Ley No. 17.052) y por el artículo 9.2 del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y el Mercado Común del Sur (Ley No. 17.053), que establecen que  los Estados se obligan a observar las normas y principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), de conformidad con los compromisos asumidos en el Acuerdo ADPIC para asegurar la adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, los tribunales del Uruguay sentaron precedente de que el artículo 6 bis numeral 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Intelectual era autoejecutable, y por tanto, la acción para perseguir el cese de uso de una marca de mala fe no está sujeta a términos de prescripción. “No sólo se trata de una norma autoejecutable, sino de Ley positiva vigente en nuestro país, por tanto, actualmente, se solucionó la cuestión referente a si la acción para la prohibición o cese de uso de las marcas registradas o notorias sería o no imprescriptible” ([31]). Las leyes 17.052 y 17.053, posteriores a la No. 17.011, solidificaron con sus textos como autoejecutable el art. 6bis num. 3º del Convenio de París al obligar a nuestro país a que debía cumplirse, aunque hubiere sido ratificado anteriormente (Decreto-Ley No. 14.910) al art. 89 de la Ley No. 17.011.

Además se sobrepujó el art. 89 de la Ley nacional No. 17.011 con el art. 27 de la Convención Internacional de Viena sobre Derecho de los Tratados (en sus dos ratificaciones por el Uruguay: la del Decreto ley N° 15.195 -la Convención de 1969- y la Ley N° 16.173 -en su redacción final de 1996 ahora llamada “Convención Internacional sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales”-), que establece que “Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado”.

Esta construcción jurisprudencial y doctrinaria que definió la imprescriptibilidad de la acción marcaria de cese de uso, no siempre atendió que el art. 6bis num. 3º del Convenio de París establece que la acción de cese de uso no prescribe, sólo cuando el uso de realiza de mala fe; ergo, no contempla qué pasa cuando este uso es de buena fe, hipótesis a la que la norma citada no alude. Por lo que debe establecerse una diferencia al respecto. El concepto de buena fe y de mala fe no es muy diferente al de los arts. 693 y 1207 CC: uso cuyos vicios se ignora. También puede ser buena fe, cuando el usuario de la marca lo hace dentro de su buen derecho ([32]). Es justo establecer a efectos de la prescripción de la acción marcaria de cese de uso una distinción de situaciones según exista buena o mala fe. La segunda, por ser ilícita por no decir fraudulenta, debe ser perseguida con mayor implacabilidad, y jamás debe ser prohijada con alguna clase de prescripción.

Frente a ello, se fue consolidando la posición que la acción civil de cese de uso de marca no prescribe, sólo cuando se dilucida que hubo mala fe. Porque si hubiere buena fe, la prescripción de la acción de cese de uso está fuera del rango del art. 6bis num. 3º del Convenio de Paris, y se encuentra sujeta a la prescripción anual del art. 89 de la Ley No. 17.011.

Como dilucidar en etapa de saneamiento del proceso si el uso de la marca que se cuestiona se habría realizado de buena o mala fe, podría significar valoración de aspectos que atañen al fondo del asunto, se postuló que determinar si había existido mala o buena fe a los efectos de establecer si la acción de cese de uso había prescripto o no, requería examinar previamente la plataforma fáctica sustancial; por lo que la naturaleza de este uso debe analizarse en la consideración del fondo del asunto, en oportunidad en la sentencia definitiva. No cabe determinarlo en oportunidad de la audiencia preliminar, al resolver las excepciones; en todo caso, el abordaje de la prescripción se difiere a la sentencia definitiva. Esta posición, que entendemos respeta los textos de los arts. 6bis num. 3º del Convenio de París y 89 de la Ley No. 17.011 a la par que las armoniza debidamente (art. 20 del Código Civil), comenzamos a plantearla desde el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5º Turno, en la decisión interlocutoria Nº i-159/2011, y después se consolidó en las sentencias Nos. i-112/2012 y SEI-0008-000116/2013 T.A.C 7º, y en la sentencia No. i-236/2012 T.A.C. 3º. La sentencia i-71/2013 del T.A.C. 5º parecería que también recogió este criterio, en cuanto invocó la misma interpretación normativa que el  T.A.C. 7º en sentencia suya No. i-112/2012.

En sentencia No. 95/2017 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, se analizó que había prescripto la acción de cese de uso por el acaecimiento del año del art. 89 de la Ley No. 17.011, debido a que el sublicenciatario había procedido de buena fe;  no aplicándose el art. 6 bis num. 3º del Convenio de Paris. Era el caso de un sublicenciatario que había recibido ese derecho a perpetuidad, dentro de los derechos que tenía el licenciatario de concederlo al haberse recibido ese derecho de la propietaria. En un caso de litigio por confundibilidad marcaria (caso SYNGENTA con SINGESTAR) el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, pese a tener posición tomada por la prescriptibilidad anual de la acción civil de cese de uso, examinó que el uso había sido de buena fe y confirmó la prescriptibilidad ([33]).

IV. Algunos consejos o “tips”, a efectos de prevenir que la acción marcaria, tanto civil como penal, no sean afectadas por el tiempo

- No dejar pasar los tiempos, y tener bien estudiados los arts. 69, 87 a 89 de la Ley No. 17.011, especialmente el de prescripción anual de las acciones civiles del art. 89, que es el más restrictivo.

- En lo posible, demandar y emplazar siempre dentro del año del primer conocimiento que pueda tenerse del hecho infraccional supuesto, sea cual fuere la clase de preclusión involucrada o casuística.

- Hacer siempre la denuncia penal. Tratar de denunciar en lo posible, la infracción dentro del año del primer acto de conocimiento, indicándolo con precisión y ofreciendo la prueba correspondiente. Esto podría hacer que la prescripción pudiera contarse no en uno, sino en cuatro años.

- No demorar ejercer la instancia de parte. Entre las dudas sobre si el derecho cuatrienal para ejercer la acción penal o para ejercer la acción civil que comportó delito es un tiempo de caducidad o de prescripción, la denuncia y la instancia penal deberían hacerse considerando que se trata de un tiempo de caducidad; siendo el tribunal quien decidirá si se trata de un tiempo de caducidad o de prescripción.

- Cuando la acción marcaria esté sujeta a prescripción anual, debe tratarse de interponer la demanda y notificarla antes del año en que se suscitó la primera vez en que se tuvo noción de la infracción ajena.

- Si la acción civil por su índole es anticipable que tenga prescripción anual, no hay que determinar el “dies a quo” en el último hecho puntual o continuado, para las acciones civiles patrimoniales, sino en el primero conocido.

- No confiar en que si el delito comportó acción penal o es acción de responsabilidad civil por competencia desleal, la prescripción civil debe operar a los cuatro años. Puede ser que el Tribunal entienda que la acción civil de reparación o de cese de uso tiene un término anual.

- No hay que apostar a que el tribunal actuante sostendrá que la acción civil de cese de uso marcaria sería imprescriptible, aun cuando el uso fuere de mala fe.

- Hay que intentar interrumpir la prescripción conforme habilite el Derecho. Lo que no podrá hacerse si la acción está sometida a caducidad según su caso.

- Es aconsejable argumentar una posición más favorable “pro actione”, e Intentar que el tribunal adopte la posición menos proclive a la preclusión del derecho o de la acción del titular o derechohabiente sobre la marca, planteando que una posición más amplia es la mejor forma de mejor garantir la ventilación del derecho sustancial y el acceso a la justicia.

Montevideo, 10 de octubre de 2018

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[1] Disertación pronunciada en el Colegio de Abogados del Uruguay el día 10 de octubre de 2018. Las opiniones vertidas en este trabajo no comprometen las posiciones que el autor pueda adoptar en ocasión de su actividad profesional.

[2] COUTURE Eduardo J., “Vocabulario Jurídico”, en “Obras” Tomo VI, La Ley Uruguay, Montevideo, 2016, ps. 141-142 y 582. ESCRICHE Joaquín, “Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia”, Librería de Rosa y Bouret, 1863, ps. 391, 1368, 1370-1372.

[3] Sentencia No. i-193/2008 del T.A.C. de 7º Turno. T.A.C. = Tribunal de Apelaciones en lo Civil.

[4] Sentencias Nos. i-67/2005 T.A.C. 2º e i-280/2006 T.A.C. 7º.

[5] Contra LAMAS Mario Daniel, “Derecho de Marcas en el Uruguay”, ps. 284-287. A favor de BUGALLO Beatriz, “Propiedad intelectual”, ps. 208-209, y de la misma autora, “La propiedad intelectual en el Uruguay”, publicación “on line” en el año 2005, revisión 2011 actual revisión 2018, p. 39; GUTIÉRREZ CARRAU, Manual Teórico-Práctico de Marcas” Tercera Edición, p. 209; y CHIJANE Diego, “La defensa judicial del derecho de marca”, p. 424.

[6] Ver al respecto la discusión en LAMAS Mario Daniel, “Derecho de Marcas en el Uruguay”, ps. 285-286, citando a Carlos FREIRA; no hemos seguido sus opiniones.

[7] Art. 122 del Código Penal: “La prescripción no se suspende salvo en los casos en que la ley hiciera depender la iniciación de la acción penal o la continuación del juicio, de la terminación de otro juicio civil, comercial o administrativo”.

[8] Sentencia No. i-2/2005 del T.A.C. 1º. Sentencias Nos. 193/2008 e i-112/2012 T.A.C. 7º.

[9] Sentencia No. 98/2017 del T.A.C. 7º.

[10] CHIJANE Diego, “La defensa judicial del derecho de marca”, ps. 423-425..

[11] CHIJANE Diego, “La defensa judicial del derecho de marca”, p. 424.

[12] Por ejemplo, sentencias Nos. i-193/2008 e i-112/990 T.A.C. 7º; Nos. 2/005 y 96/2005 T.A.C. 1º; “La Justicia Uruguaya” cs. 15351 y 14952; “Anuario de Derecho Comercial” T. 13, Anuario de Jurisprudencia c. 9.

[13] Sentencia i-236/2012 del  T.A.C. 3º.

[14] Sentencia No. i-96/2005 del T.A.C. 1º.

[15] Sentencia No. 193/2008 del T.A.C. 7º.

[16] Sentencias Nos. i-2/2005 T.A.C. 1º, i-90/2011 T.A.C. 1º y SEI 0003-00016/2016 T.A.C. 1º.

[17] Sentencias Nos. 112/2012 y SEI 0008-000116/2013 del T.A.C. 7º.

[18] Otros precedentes del T.A.C. 7º, sentencias Nos. 112/1990 y 255/1999, ratificadas en la sentencia No. 112/2012. También sentencias del T.A.C. 3º No. 272/2003; del T.A.C. 5º Nos. i-711/2011 e i-71/2013.

[19] Sentencia No. 400/1985 de la Suprema Corte de Justicia, en "Anuario de Derecho Comercial", Anuario de Jurisprudencia, T. 2 c. 12. RIPPE Siegbert, "La propiedad industrial en el Uruguay", Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1992, p. 187.

[20] "La Justicia Uruguaya", cs. 15351 y 14952 y Sumas Jurisprudenciales c. 119064; sents. Nos. i-2/2005, i- 45/2005, i-52/2005, i-96/2005 y SEI 0003-000016/2016 -en mayoría- del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno; sentencia i-230/2011 TAC 4º).  En cuanto corresponda y "mutatis mutandis", "Anuario de Derecho Civil y Comercial", Anuarios de Jurisprudencia, T. 1 c. 21, T. 2 c. 12, T. 3 c 13, T. 4 c. 22, T. 6 c. 11, T. 7 c. 32; FREIRA Carlos, "Estudio sobre Marcas de Fábrica y de Comercio en la República Oriental del Uruguay", ps. 168-172; MERLINSKI Ricardo-SALAVERRY Lucía, "Las Marcas en el Uruguay. Marco Normativo", p. 86; aparentemente Virginia CERVIERI también habría reconocido la prescriptibilidad de la Acción Civil según el régimen especial del art. 89 de la Ley No. 17.011, en "La falsificación de Marcas en el Uruguay" en "Anuario de la Propiedad Intelectual" 2003, p. 53, y "La falsificación de Marcas en el Uruguay" (libro con el mismo título), p. 29.

[21] "Anuario de Derecho Comercial", T. 5 Anuario de Jurisprudencia c. 22.

[22] Sentencia del T.A.C.3º No. i-37/2008.

[23] V. g., "La Justicia Uruguaya" c. 12674; "Anuario de Derecho Comercial", Anuario de Jurisprudencia, T. 7 c. 40; T. 5 c. 8; RIPPE Siegbert, "La aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial en Uruguay", en "Anuario de Derecho Comercial" No. 2, ps. 90-93 y 99. También RIPPE Siegbert-BUGALLO Beatriz-CASTAÑO Mariela, “El sistema procedimental de la legislación marcaria”, en “Revista del Colegio de Abogados del Uruguay” Tomo XXII, p. 17.

[24] “La Justicia Uruguaya” 14582 y 14871.

[25] "La Justicia Uruguaya", cs. 14582 y 14871; "Anuario de Derecho Comercial" No. 11, Anuario... cs. 196 y 197, No. 1 Anuario… c. 21; sentencias No. i-71/2013 TAC 5º y No. SEI 0003-000016/2016 del T.A.C. 1º en discordia; sentencias Nos. 127/2002, 169/2010 y i-90/2011 T.A.C. 6º; sentencias Nos. 249/2003 y SEI 0005-000021/2017 T.A.C. 2º.

[26] GUTIÉRREZ CARRAU Juan Manual, "Manual Teórico-Práctico de Marcas", 3ª Edición, p. 188.

[27] BUGALLO Beatriz, "Propiedad intelectual", ps. 208-209, y de la misma autora, "Marcas. Ley de Marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas", ps. 111-112.

[28] LAMAS Mario Daniel, "Derecho de Marcas en el Uruguay", ps. 284-287.

[29] RIPPE Siegbert-BUGALLO Beatriz-CASTAÑO Mariela, "El sistema procedimental,,,” cit., ps. 17-18.

[30] LAMAS Mario Daniel, “Derecho de marcas en el Uruguay”, p. 287.

[31] Sentencias Nos. 112/2012, SEI-0008-000116/2013 and SEF-0008-000095/2017 del T.A.C. 7º. La sentencia No. 112/2012 de ese Tribunal cambió el anterior criterio del mismo, que establecía que la acción de cese de uso marcario prescribía al año (sentencia número 193/2008 en base a una norma nacional, el artículo 89 de la Ley No. 17.011). En la línea de que no opera la imprescriptibilidad de la acción de cese de uso de marca de mala fe, ver sentencia SEI 0003-000016/2016 del T.A.C. 1º (con discordia); sentencias Nos. i-711/2011 y DFA-0004-000519/2013 del T.A.C. 5º; también sentencias 249/2003 y SEI-0005-000021/2017 del T.A.C. 2º; sentencias 127/2002, 109/2010 y 90/2011 del T.A.C. 6º.

[32] Sentencia Nos. 95/2017 T.A.C. 7º y 0009-000204/2013 T.A.C. 4º.

[33] Sentencia del T.A.C. 4º No. 0009-000204/2013.

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