domingo, 26 de mayo de 2019

MARCAS Y LANDLORD LIABILITY


NOTAS PARA UNA DISERTACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PROVEEDOR DE SITIOS DE MERCADEO O DE COMERCIALIZACIÓN (LANDLORD LIABILITY) POR INFRACCIONES MARCARIAS (CON REFERENCIAS TAMBIÉN A DERECHOS DE AUTOR)


Edgardo Ettlin ([1])



Sumario: I. Generalidades - II. La acción civil de responsabilidad contra el propietario del sitio o espacio donde se verifican ilícitos marcarios - III. Responsabilidad del Estado por permitir la comercialización de productos o servicios espurios en infracción marcarias, en ferias o predios que administra o permite su asentamiento - IV. Jurisprudencias contradictorias para determinar la responsabilidad de los proveedores o propietarios



I. Generalidades

El Derecho de Daños busca nuevas formas de involucrar la responsabilidad civil, y nuevos sujetos pasivos de reprochabilidad. En el Derecho de Daños relacionado con cuestiones sobre Propiedad Intelectual, y en el caso particular objeto de este estudio, vinculado a las Marcas y derechos afines, no ocurre otra cosa diferente. 

Una forma que tienen los propietarios o derechohabientes para combatir la responsabilidad civil contra la falsificación y piratería, ya no es ir directamente contra los comercializadores o falsificadores de los productos o servicios en infracción marcaria, sino que pretende también comprende a otros sujetos, a través de atacar todos los eslabones de la logística y de la cadena de comercialización de los bienes en infracción: fabricantes, suministradores de insumos para la fabricación, intermediarios de cualquier especie, comerciantes. La idea es, como manifiesta BUGALLO, que se pueda llegar más allá de la responsabilidad del propio infractor, a quienes permiten el contexto de ejecución del ilícito ([2]). En esa cadena también se encuentran quienes proveen los Puestos, Puertos o Soportes físicos o virtuales de ventas, sea como propietarios, gestores, proveedores o administradores.

El combate de la responsabilidad, y en el supuesto que nos incumbe el de la responsabilidad civil por daños contra tales propietarios, puede accionar lícitamente contra los arrendadores o administradores de ferias y mercados, cualquier tipo de proveedores de espacios físicos o telemáticos, ferias, malls, mercados (materiales o virtuales), sitios web, torrentes o conexiones P2P de Internet (Torrents o P2Ps están relacionados con tecnologías infraccionales de derechos autorales), a efectos de que aquéllos respondan por todas las operaciones lícitas que se realicen en sus lugares o plataformas. Intenta vincularlos como responsables directos o indirectos, por las infracciones contra los derechos de los legítimos titulares o licenciados marcarios, de quienes usan para la operativa las estructuras de aquellos en un lugar físico o en Internet.

De este modo, la estrategia litigiosa se plantea en el área del derecho extracontractual entre los propietarios o derechohabientes de marcas, contra los propietarios o administradores del mercado o sitio, tanto por lo que en dichos lugares hace un tercero (inquilino o usuario a cualquier título), como por éstos los lugares de los cuales aquellos propietarios o administradores se sirven (económicamente, de la forma que sea). En inglés se conoce esta clase de responsabilidad como “Landlord Liability”, que en español se traduciría literalmente como “Responsabilidad del Señor de la Tierra”, o en el uso contra un propietario en general del espacio, como “responsabilidad del dueño”. La práctica forense extenderá también esta responsabilidad a otros sujetos que si bien no son propietarios, manejan el dominio físico o virtual como gestores o administradores.  

Esta responsabilidad civil extracontractual opera en forma vicaria o en garantía de estos dueños o proveedores de lugares o sitios, respecto a sus alojados o usuarios (dependientes de aquéllos, o con quienes están  vinculados contractualmente en el marco de una amplia noción de dependencia y  en el sentido de que los propietarios son los guardianes del debido comportamiento de los usuarios o inquilinos), o directamente por el contrato o por lo que se realiza ilegítimamente en los espacios físicos o virtuales de que los dueños, proveedores, gestores o administradores poseen.

La responsabilidad de estos propietarios, proveedores, gestores o administradores, opera en dos modalidades: 1) por Asistencia con el espacio; 2) por Coparticipación o Concierto (en la comercialización, en ganancias, alquileres, comisiones, o recibir publicidad de terceros para mantener el lugar o sitio físico o virtual).

El ataque litigioso de la responsabilidad contra el propietario o manejador para que no continúe la falsificación y la distribución y comercialización, puede operar en diversos frentes:

a) Preventivo o preparatorio (intimaciones, advertencias, inspecciones o diligencias para determinar quién es el dueño o administrador);

b) Medidas cautelares (retener alquileres o ganancias que cobra el propietario; obtener el cese de las prácticas infraccionales de los inquilinos o usuarios);

c) Represión penal o petición de condena civil (denuncia o demanda de los propietarios o derechohabientes de la marca interesados).

A efectos de precisar los alcances de esta clase de reprochabilidad, podemos referir a la Directiva 2004/48 de la Unión Europea, cuyo artículo 11 dispone que los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual. En materia de Derechos de Autor, pero trasladable por analogía al Derecho de Marcas, la Directiva 2001/29 preceptúa en su art. 8.3 que los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor. También en materia de Derechos de Autor, la Directiva de la Unión Europea 2019/790 sobre los Derechos de Autor y Derechos Afines en el Mercado Único Digital (que entró en vigor el 7 de junio de 2019; arts. 26 y 31 de la misma), tomó preocupación sobre el uso de obras u otras prestaciones por parte de los prestadores de servicios en línea que almacenan y facilitan acceso a los contenidos cargados por los usuarios (Considerandos 3., 6. y 16.), en cuanto pueden ocasionar problemas cuando se cargan u ofrecen contenidos protegidos por derechos sin autorización previa de sus titulares (Considerandos 61. y 62.). Entiende que por “prestador de servicios para compartir contenidos en línea” se define al “al prestador de un servicio… cuyo fin principal o uno de cuyos fines principales es almacenar y dar al público acceso a una gran cantidad de obras u otras prestaciones protegidas cargadas por sus servicios, que el servicio organiza y promociona con fines lucrativos” (ver art. 2. num. 6º de la Directiva 2019/790 de la Unión Europea), sin que se especifique de qué forma se obtiene ese lucro. Y pone en el tapete que si bien los prestadores de servicios que comparten contenidos en línea realizan actos de comunicación o de puesta de disposición al público cuando dan acceso a obras protegidas por derechos de autor, aquéllos necesitan obtener una autorización o un acuerdo de licencia para hacerlo, y en caso contrario poseen un régimen de responsabilidad específico (Considerandos 64. y 66.)


II. La acción civil de responsabilidad contra el propietario del sitio o espacio donde se verifican ilícitos marcarios

Todo hecho ilícito que produce a otro un daño importa la obligación de repararlo (arts. 1319, 1324, 1341 y 1555 del Código Civil, en materia de derecho extracontractual y contractual); sea que este hecho sea cometido directamente por una persona, sea se haya verificado por una persona respecto a quien se tiene la guarda de su comportamiento o por la cosa de que se sirve. En el primer caso, la reprochabilidad se imputa sobre el perpetrador; en el segundo, sobre quien tiene la vigilancia conducta de la persona o la cosa a su cargo. El uso sin autorización o mediante dolo, la falsificación, o cualquier comportamiento que atente contra los legítimos derechos de los propietarios o derecho habientes de una marca, es un hecho ilícito (arts. 81 a 89 de la Ley No. 17.011; normas correspondientes del Convenio de París -ratificado por la Ley No. 17.011 y de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -AADPIC- ratificado por la Ley No. 16.671, más normas conexas y complementarias). Quien posee o gestiona un sitio físico o virtual donde sus arrendatarios o usuarios cometen ilícitos marcarios, es pues, pasible de responsabilidad por el hecho de la conducta infraccional que estos cometen en su espacio, sin perjuicio de que además es directamente responsable por permitir esa actividad ilícita. Esta es la argumentación que justifica, en líneas breves, la responsabilidad del propietario o administrador del lugar (“landlord liability”).

El propietario se sirve del sitio o del lugar cuyo espacio ofrece por alquiler, precio de compra, y hasta inclusive gratuitamente (retribución por publicidad o donaciones de terceros, o inclusive beneficio indirecto o inmaterial); y a su vez es guardián del comportamiento de los usuarios o inquilinos (dependencia jurídica, no necesariamente dependencia laboral o familiar). Todo eso vincula su reprochabilidad.

Afirma BUGALLO que cuando los comerciantes o fabricantes alquilan un local, un inmueble, los propietarios de ese inmueble saben o deben saber qué actividades van a realizar sus arrendatarios. “No es imposible que un propietario de inmueble ignore, en alguna oportunidad, qué operaciones realiza su arrendatario... después de todo la responsabilidad es subjetiva en Uruguay y el conocimiento que efectivamente tenga o el que deba tener, será considerado. Sin embargo, en la práctica, muchas veces es notoria la actividad de piratería: un propietario que cobra la mensualidad, a veces superior a lo normal en ese mercado, tiene idea muy concreta sobre la fuente de los ingresos de su arrendatario. Es lógico que también sea cuestionado en su responsabilidad (sea civil o penal, según el caso) cuando se beneficia también y hace posible la actividad ilegal. Pensemos en el caso de delitos relacionados con el tráfico de drogas, por ejemplo. O en caso de clínicas clandestinas... Entre tantas otras situaciones.“ ([3])

A su vez, el inquilino o usuario del sitio está obligado a usar el lugar correctamente, y no debe destinarlo para realizar prácticas ilícitas como la piratería o el comercio en infracción marcaria. Puede ser pasible, por los daños que su actividad espuria provoque, de responsabilidad no sólo respecto a los titulares o derechohabientes de las prerrogativas marcarias por responsabilidad extracontractual (arts. 1319 y 1324 del Código Civil según observamos), sino que puede ser demandado el inquilino o usuario por el proveedor o dueño del sitio por responsabilidad contractual (cumplimiento de buena fe del contrato, resolución del contrato, daños y perjuicios, según los casos -arts. 1286, 1291, 1341, 1431, 1555, 1811 num. 1º, 1812 más normas concordantes del Código Civil-).

No existe en el Uruguay un marco jurídico específico sobre la responsabilidad de los propietarios, proveedores o administradores de espacios físicos o de Internet por infracciones marcarias de quienes usan sus lugares. Sin embargo, esta clase de responsabilidad es perseguible y pertinente sin ningún problema dentro del sistema general. Para ello es menester recurrir por defecto al Derecho Civil, Penal, Procesal Civil y Procesal Penal común (en Uruguay existen antecedentes de responsabilidad del arrendador de inmueble por hecho de sus arrendatarios de inmuebles, que pueden utilizarse “mutatis mutandis” para las infracciones marcarias que se cometen por arrendatarios o usuarios en los sitios reales o telemáticos).

Como ilícito civil y en la materia de marcas, esta responsabilidad queda comprendida con mucha generalidad en los arts. 88 y 89 de la Ley No. 17.011, y en los arts. 491, 1319 y 1324 del Código Civil (dentro del art. 33 de la Constitución), como también en los arts. 46, 48, 50 a 61 más concordantes del AADPIC, y el art. 10ter más concordantes del Convenio de París. En materia de Derechos de Autor, se aplican las normas Ley No. 9.739 más la normativa internacional aplicable que ha ratificado nuestro país. Los arts. 81 a 83 de la Ley No. 17.011 no atrapan con propiedad la figura del proveedor de sitios en una infracción penal marcaria, si bien puede ser reclamada a través de formas de coparticipación dentro del Derecho Penal regular (arts. 59 a 65 del Código Penal, más normas concordantes). El ofrecimiento y uso de sitios para actividades de piratería intelectual están, como ilícitos, sujetos a responsabilidad y persecución penal conforme a las normas generales y especiales (por ejemplo, Código Penal, y Ley No. 19.574 como actividades delictivas precedentes de ilícitos de lavado de activos y de terrorismo).


Legitimación:

Son legitimados activos para demandar contra el dueño o gestor del sitio físico o virtual los propietarios de la marca registrada o notoria (prueba de la notoriedad), o sus derechohabientes (licenciatarios, sublicenciatarios). La legislación de la República Popular China requiere básicamente: a) que esté registrada la marca en el país; b) que la marca se protegida por un derecho exclusivo; c) que la reclamación se haga para proteger una marca debidamente aprobada para la misma clase que los bienes que se aduce los derechos son infringidos. En general, los titulares de los derechos deben justificar debidamente los motivos de su solicitud. Las reclamaciones presentadas deben tramitarse sin dilación indebida;

Legitimados pasivos de esta acción pueden ser los dueños, administradores, proveedores o gestores a cualquier título de los gestores de sitios físicos o virtuales (en este último supuesto de los ISP, los proveedores de aplicaciones o conexiones P2P, o de torrentes), que pueden ser demandables individual o conjuntamente. Compartirán eventualmente la demanda con los ofrecedores o los usuarios o consumidores de los productos o servicios espurios que podrán ser emplazados (art. 120 del Código General del Proceso). Todos ellos pueden ser demandados aislada o individualmente, o en forma combinada o conjunta, por su propio comportamiento o hecho. No sólo los privados, sino también los organismos del Estado (nacionales o municipales) pueden ser demandables en cuanto provean o administren esos espacios (por ejemplo, ferias o espacios de comercialización tolerados, o vías públicas). En los lugares físicos, es más fácil conocer quién es el dueño o el administrador. En los lugares virtuales, es menester al menos investigar quién es el administrador (muchas veces en el extranjero o difícil de ser hallado si no es por rastreo). En ambos casos, determinar quienes serán los probables sujetos pasivos demandará individualizarlos mediante diligencias preparatorias.

Los propietarios, proveedores o administradores de los lugares podrán citar en garantía o llamar a juicio a sus inquilinos, permisarios o cesionarios, como también a cualquier usuario del sitio en general que pueda ser reprochable como utilizando indebidamente el espacio; conforme a los arts. 51 y 53 del Código General del Proceso.


Trámite

No existiendo ninguna clase de ritualidad procesal para esta clase de litigios, la tramitación de estas reclamaciones de responsabilidad civil se regula por el mecanismo del Juicio Ordinario (art. 348 del Código General del Proceso, más normas complementarias y concordantes).

La demanda puede articularse por daños y perjuicios, cese de uso y eventualmente por competencia desleal, según los casos y conforme corresponda:

a) de modo directo contra el proveedor, locador, sublocador o gestor del espacio por responsabilidad propia o vicaria (extracontractual, arts. 1319 y 1324 del Código Civil);

b) de modo directo contra el usuario del servicio (extracontractual);

c) de modo directo contra el Estado (responsabilidad estatal, arts. 24 y 25 de la Carta Magna);

d) en forma conjunta o en distintas combinaciones contra el Proveedor, locador, sublocador o gestor del espacio, el locatario, sublocatario o utilizador del espacio ofreciendo mercaderías, como también contra usuarios de los servicios o sitios (extracontractual). También puede acumularse la demanda contra el Estado, por su respectiva responsabilidad;

e) es viable que el locador o proveedor cite en garantía o llame al juicio (arts. 51 y 53 del Código General del Proceso) al locatario o usuario. Si el Estado es demandado, también puede citarlos en garantía a cualquiera de ellos, o a todos. El inquilino también puede citar en garantía o llamar a juicio a los frecuentadores o usuarios de sus servicios;

f) el locador puede demandar al locatario pidiendo la rescisión del contrato o responsabilidad contractual (arts. 1286, 1291, 1341, 1431, 1811 num. 1º y 1812 del Código Civil).

Pueden requerirse medidas preparatorias o cautelares, a vía de ejemplo y sin pretender agotar un elenco de posibles diligencias, con el objeto de anticipar prueba o de determinar quiénes habrán de ser perseguidos (es el caso de las inspecciones judiciales en espacios físicos o a través de observación en pantalla en lugares de Internet), de obtener preventivamente el cese de las infracciones o de preconstituir en infracción a quien podrá ser demandado advirtiéndole sobre la ilicitud de lo que está haciendo o permitiendo (mediante  diligencias notariales, intimaciones de cese, advertencia de información al dueño sobre las actividades de sus usuarios presuntamente infractores marcarios, intimando para que el proveedor tome medidas con aquéllos o les bloquee el acceso al espacio), o para anticipar un resguardo que cubra eventuales daños a ser resarcidos (mediante el pedimento de una orden para retención y depósito de fondos de alquiler o de ventas a la orden del Juzgado).  Se rigen en materia procesal civil por el sistema general de los artículos 306 a 317 del Código General del Proceso. No existen disposiciones que en el tema en abordaje, en materia cautelar o de medidas anticipadas o provisionales permitan la exoneración o mitigación de contracautela. El desiderátum aconsejaría cierta flexibilidad respecto, sobre todo cuando el uso falsario o indebido puede evidenciarse o demostrarse “ab initio” o sumariamente, sin perjuicio de que siempre el solicitante es el responsable por los perjuicios que se generaren en caso de que no tenga razón o de que las medidas tengan que ser revocadas (art. 311.3 del Código General del Proceso). Estas medidas están sometidas al debido derecho de contradictorio, y a una resolución imparcial.

La demanda, la contestación, como también la posibilidad de interponer excepciones o de contrademandar, el allanamiento o cualquier conducta que pueda adoptar el demandado, e incluso su rebeldía, se rigen por las reglas generales (arts. 117 a 136, 337 a 339 del Código General del Proceso).

Ya hemos dicho (ver “supra”) que los demandados pueden asimismo, citar en garantía o llamar a juicio a terceros que sean inquilinos, permisarios o usuarios en general del sitio o espacio.


Prueba

Se rige por el sistema general y pueden ventilarse todos los medios de prueba admisibles, necesarios, pertinentes y conducentes.

La prueba en esta suerte de litigios debe apuntar a comprobar, dentro de la carga de las partes que impone demostrar los hechos que fundamentan tanto la reclamación como su oposición (arts. 137 y 139 del Código General del Proceso):

a) la infracción marcaria a través de la utilización por usuarios, inquilinos, permisarios o autorizados, o por cualquier tercero (no importa si fuere en forma remunerada o gratuita), del sitio o espacio físico o virtual (lugar físico o mercados, o virtual: navegadores, sitios, ferias virtuales) ofreciendo o comercializando bienes dubitados, para “colgar” o poner links o para ofertar mercaderías en infracción, o en el caso de infracciones a derechos de autor, proveyendo aplicaciones o plataformas para que usuarios intercambien entre sus IPs –conexiones P2P o Torrents-);

b) la participación del demandado ofreciendo el espacio donde se verifica la infracción;

c) el beneficio (remunerado directa o indirectamente) por asistencia o por coparticipación del propietario, proveedor o administrador del espacio físico o virtual (por el uso del espacio, o por compartir dividendos o cobrar comisiones o por avisos de terceros);

d) el daño (económico - moral) que se ocasiona al propietario o derechohabiente de la marca, cierto o liquidable. La jurisprudencia ha discutido si basta la mera infracción para inferir de ella el daño económico o moral, o si éstos rubros deben acreditarse probatoriamente -en el caso del daño emergente, el valor de la pérdida económica en el mercado) ([4]).


Imputación y criterios de responsabilidad del “landlord

En el Uruguay, la reprochabilidad de los propietarios, proveedores o administradores de los sitios de suministro o de comercialización de mercaderías o servicios en infracción marcaria se mide en base al sistema de la Responsabilidad Extracontractual (arts. 1319 y 1324 del Código Civil, arts 88 y 89 Ley No. 17.011) de derecho común.

Puede darse la situación de que el propietario, suministrador o administrador del espacio cite en garantía (art. 51 del Código General del Proceso) a sus inquilinos, permisarios o usuarios de los servicios de éstos, o que los llame a juicio (art. 53 del Código ritual citado). Estos inquilinos o permisarios también a su vez podrán citar en garantía o llamar a juicio a cualquier usuario. La subrelación litigiosa que entre ellos se trabe se medirá, del mismo modo que una eventual  acción independiente por responsabilidad contractual de cumplimiento contractual, resolución contractual o daños y perjuicios que promueva el arrendador o proveedor del espacio contra el  usuario o inquilino o que impetre este último al usuario,  en base a la Responsabilidad Contractual (arts. 1341, 1431 y 1555 más normas aplicables del Código Civil). Si se cita en garantía a usuarios del lugar en general, deberá caso a caso determinarse si esta relación es de base contractual o extracontractual.

No es necesario en nuestro criterio probar el dolo (cierto o a sabiendas); basta demostrar la culpa del propietario del espacio, constatada por la infracción de los usuarios o inquilinos.

El dolo explícito o a sabiendas por el uso infraccional de los usuarios o inquilinos ¿es objetivable (“res ipsa loquitur”, máximas de experiencia, notoriedad, que eximen de prueba; o a través de indicios -arts. 138 y 141 del Código General del Proceso-) “per seipsum”, o debe probarse si se controvierte conforme a las reglas generales? Un propietario no puede ignorar las operaciones que están teniendo en su local, para con ese pretexto evitar responsabilidad (“willful blindness” no es culpa ni negligencia; una sospecha debería tener). Y si fue previamente advertido o intimado a que cese la práctica de uso infraccional, ya no puede existir discusión al respecto. En estos casos, el conocimiento específico o a sabiendas parece ser objetivable, atento a una exigencia de debida guarda de comportamiento que se espera de todo proveedor del espacio.

Acreditar el dolo sirve para activar la condena solidaria del proveedor, administrador, gestor o propietario con el infractor (art. 266 del Código de Comercio, art. 1331 inc. 2º del Código Civil). El dolo se puede advertir o constituir cuando el propietario fue avisado que posee usuarios, permisarios o inquilinos que cometen en su sitio infracciones marcarias, o cuando fue intimado o requerido para que cuide ese tema, para que controle a sus usuarios de espacio asegurándose que vendan productos o servicios sólo auténticos, o para que les exija que terminen esas prácticas y que les ponga fin, o en su caso para que dé de baja esos servicios, les rescinda los contratos o les corte el acceso al lugar a esas personas, y aun así omite o desoye ese control. Eso constituye al propietario (lo pone en “falsa escuadra”) ante una situación de infracción que para evitarla y evitarse la consecuente responsabilidad con atribución de dolo, debe tomar un derrotero lícito o tomar medidas idóneas para evitar la infracción por sus usuarios. Si ignora el propietario estas advertencias o intimaciones, queda clara y evidenciada su inconducta dolosa. Para probar u objetivar en su caso la intencionalidad del “Landlord”, es menester poner en evidencia que ese dueño o el “Site Provider” deben tener más que un conocimiento general o más de una razón para saber que su servicio es usado para vender servicios o productos falsos.

También opera la responsabilidad del propietario, proveedor o gestor del sitio físico o virtual a título de culpa, grave o simple (art. 1344 del Código General del Proceso), ya que no existe ninguna salvedad normativa al respecto. En ese caso, la responsabilidad puede condenarse “in solidum” con los usuarios infractores, o de modo proporcional (art. 1331 inc. 2º del Código Civil).

La responsabilidad del proveedor, administrador o propietario del sitio, puede operar por hecho propio (art. 1319 Código Civil; funciona especialmente cuando no es rastreable el usuario ofrecedor del producto o servicio dubitado o infractor, o cuando el actor opta por no demandar a los inquilinos o usuarios). Pero también puede ser compartida con el ofrecedor o comercializador del bien o servicio espurio (arts 1324 y 1331 inc. 2º Código Civil); como hemos visto en modo proporcional o “in solidum” en caso de culpa, o solidario en caso de dolo o sabiendas.

Menester es precisar que establecer sitios o advertencias a terceros de que puede en el lugar ofrecerse o comercializarse productos falsificados, u ofrecer denunciar a estos terceros, o agotarse en la mera intimación a los alojados a cesar en las prácticas infraccionales sin tomar medidas concretas o idóneas para su retiro del espacio, no exonera de responsabilidad ni de la imputación de dolo o culpa en su caso, cuando las infracciones se siguen cometiendo en la posterioridad. Salvo que se evidencie que esas medidas fueron suficientes o que siéndolo razonablemente, por razones de insobrepujabilidad no pudieran cubrir todas las contingencias plausibles.

Para acreditar y valorar la existencia de la responsabilidad, el involucramiento del propietario del espacio debe ser trascendente, no residual.

El criterio de imputación de la responsabilidad en la temática objeto de estudio,  ¿debe evaluarse como objetivo o subjetivo? No es pertinente establecer una responsabilidad objetiva, sobre la base que los espacios fueran cosas “peligrosas” o “de riesgo” para cometer ilícitos de infracción marcaria (responsabilidad sin culpa por la mera infracción, cuyo comportamiento de lo que allí sucede debería cuidarse por quien ofrece el lugar. En nuestro criterio, tal pretendida responsabilidad objetiva no procedería sin Ley que lo estableciere. Podría pensarse que el propietario, administrador o proveedor del espacio asumiría una responsabilidad por el riesgo creado, cuando a sabiendas ofrece y se beneficia por el servicio en infracción. Pero en nuestro criterio ello no alcanza. En realidad, basta el proceder culpable o doloso para medir la responsabilidad, sin necesidad de requerir la objetividad. Opinamos que la responsabilidad en estos supuestos opera a título subjetivo; en todo caso, por el hecho de las cosas o de un sujeto vinculado por obligación de vigilancia de su comportamiento, que por imperio legal traslada la responsabilidad subjetiva del actor proyectándola sobre un garante (arts. 1246 y 1324 del Código Civil, art. 10 de la Constitución). La imputación se prefiere en nuestro Derecho, entonces, a título subjetivo.

Por supuesto, existe para el propietario o administrador, la posibilidad de exonerarse de responsabilidad cuando demuestra (carga suya de la prueba, arts.137 y 139 CGP), que tuvo actitudes o que adoptó medidas razonables y efectivas, positivas y serias para evitar infracciones en sus espacios o plataformas. O sea, que se observó una debida diligencia para prevenir y evitar el daño (arts. 1324 inc. último, 1342 y 1343 del Código Civil). En su eventualidad, cuando se demuestra que a pesar de todas las medidas razonables o imaginables no se puede detener a los infractores (causa extraña, caso fortuito o fuerza mayor) el reclamado puede verse dispensado de reprochabilidad. En rigor de verdad, hay que ver si esta diligencia operada fue la debida, o si hubo en ello negligencia (la inefectividad o la insuficiencia, no tomar medidas a tiempo o ejecutivas, son factores de omisión y de culpabilidad).

A través de la Directiva 2019/790 de la Unión Europea, si bien está referida para los derechos de autor en el mercado digital, podemos aprovechar da una serie de pautas para determinar la responsabilidad del ofrecedor del espacio que se adaptan y son trasladables “mutatis mutandis” para el caso del uso infraccional de marcas (Considerandos 64., 66., 68., 70. y 71; arts. 2 num. 6. y 17). A saber:

a) El análisis debe hacerse caso a caso, atendiéndose a una serie de elementos, como el público destinatario y la clase de contenidos protegidos (Considerando 63.);

b) Debe analizarse si este ofrecimiento en el espacio obtuvo una autorización de sus legítimos titulares, sin que sea posible presumir que los usuarios o quienes ofrecen los productos o servicios adquirieron los derechos o acuerdos de licencia correspondientes. Ese acuerdo debe comprender a los actos que realizan los usuarios, aun cuando no actúen con carácter éstos con carácter comercial o su actividad no genere ingresos significativos;

c) La falta de autorización responsabiliza a los prestadores de servicio de los actos no autorizados de comunicación al público y la puesta a disposición de obras y prestaciones en infracción;

d) No cabe descartar que pueda evitarse la disponibilidad previa notificación de los titulares de los derechos, que puede demarcar una situación cuya inobservancia ambientaría ya una clara reprochabilidad;

e) Los prestadores del espacio pueden ser responsabilizados por actos no autorizados si luego de recibida la notificación no actúan de modo expedito para inhabilitar el acceso al ofrecimiento infraccional; 

f) Debe analizarse si el titular del sitio tomó todas las medidas que habría adoptado un operador diligente para impedir que estén disponibles en el sitio, productos o servicios no autorizados, teniendo en cuenta las mejores prácticas y la eficacia de las medidas tomadas a la luz de todos los factores y desarrollos pertinentes, así como el principio de proporcionalidad;

g) Se evaluará si los medios para impedir la disponibilidad del sitio fueron adecuados y proporcionados, eficaces con respecto a los objetivos perseguidos y su coste para los prestadores de servicios, para poner fin a la disponibilidad;

h)  Se observará si los prestadores del sitio informaron a los usuarios y a quienes acceden al sitio en sus condiciones generales, de que debían utilizar la plataforma al amparo de las excepciones o limitaciones a los derechos marcarios o afines;

i)  Es pertinente estudiar si las medidas fueron transparentes con los titulares de los derechos, en un contexto de cooperación, proporcionando información adecuada y específica sobre la clase de medidas tomadas y la forma en que se emprendieron, sin que se vean afectados por ello los secretos comerciales de los dueños del lugar. Esta información no necesita ser pormenorizada ni individualizar cada prestación, ni debe identificar a usuarios concretos. Tampoco implica que los titulares tengan el derecho ni los propietarios la obligación general, de supervisión;

j) Debe analizarse si los prestadores de los espacios demostraron (inversión de la carga probatoria en su contra) haber hecho los mayores esfuerzos de acuerdo con normas sectoriales estrictas de diligencia profesional para garantizar la indisponibilidad de los productos y otras prestaciones respecto de las cuales los titulares de los derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria, si actuaron de modo expedito al recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares, para inhabilitar el acceso o para retirarlas de los sitios, y si realizaron los mayores esfuerzos para evitar que se verifiquen o carguen actividades infraccionales en el futuro;

k)  Si a pesar de que se hicieron los mayores esfuerzos para cooperar por los dueños del lugar o sitio para cooperar con los titulares de los derechos, se siguen ofreciendo los productos y servicios en infracción, debe responsabilizarse a los prestadores del espacio sobre los usuarios que hayan desobservado la información necesaria y pertinente.


Condenas procesales

Hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. Las condenas a pagar dinero en estos casos, deben propiciar una satisfacción integral y adecuada, sin perjuicio de que deben ser proporcionadas.

Cuando no se haya concedido ninguna autorización, deben hacerse los mayores esfuerzos para evitar que en estos servicios estén disponibles bienes que hayan sido identificados en infracción por los titulares de los derechos. Por eso, a las condenas en dinero pueden adjuntarse condenas en hacer (eliminar a los inquilinos en infracción del sitio, clausurar el sitio, publicar la sentencia en medios de difusión o en el mismo espacio) o en no hacer (cesar en la práctica infraccional).


III. Responsabilidad del Estado por permitir la comercialización de productos o servicios espurios en infracción marcarias, en ferias o predios que administra o permite su asentamiento

El Estado nacional o los Gobiernos Departamentales regula o debe regular, en el ámbito de sus respectivas competencias, las ferias o sitios de comercialización en vías o lugares públicos, cuyos espacios regentean o autorizan, por lo que en ocasiones cobran un derecho o los conceden a título gratuito. Lo que suceda en ellos, y los ilícitos marcarios que en ellos ocurran, comprometen la responsabilidad estatal, por acción, omisión, o comisión por omisión (en este última hipótesis por ejemplo, cuando “hace la vista gorda” en las operativas infraccionales marcarias que operan en dichos ámbitos.

Esta responsabilidad estatal se articula conforme al sistema especial de los arts. 24 y 25 de la Constitución. Aunque puede eximirse de responsabilidad a los organismos públicos si prueban que tuvieron una conducta preventiva plausible para evitar el daño.

Los organismos estatales, como hemos ya mencionado, pueden llamar a juicio o citar en garantía a dueños de los sitios, sus inquilinos, permisarios o usuarios en forma conjunta o según combinaciones.

Para medir esta reprochabilidad del Estado se utilizan en lo pertinente, las mismas pautas que para medir la responsabilidad de los prestadores, dueños o gestores de los espacios privados.


IV. Jurisprudencias contradictorias para llegar a responsabilidad a los proveedores o propietarios

La Jurisprudencia comparada no siempre ha sido contundente o unánime en responsabilizar a los propietarios o administradores de los espacios de mercadeo en infracción marcaria, lo que varía no sólo según las circunstancias de los casos concretos, sino por la incidencia de otros valores o bienes a preservar cuando existen en conflicto, o confluyen, otros bienes jurídicos a proteger como el derecho a la libertad y a la información libre, sin censura, o a defender Internet como espacio neutral  de comunicación. Este debido balanceo de diferentes derechos, que nunca debe descuidarse en los juzgamientos incide en el resultado. En litigios contra proveedores de servicios y motores de búsqueda de Internet, torrentes o P2P, por lo general en litigios relacionados con derechos de autor y que pueden trasladarse en materia marcaria, esta ponderación ha gravitado especialmente en ciertas hipótesis.

Repasaremos someramente la realidad de algunos países, en referencia al objeto de nuestro abordaje, sin que pretenda ser un examen exhaustivo sobre el estado de la temática en dichos contextos.


CHINA:

Este país posee una legislación que protege al propietario o derechohabiente de la marca, tanto en su régimen general como en el particular. Al respecto baste citar los Principios Generales de Derecho Civil de la República Popular de China (de 1986 -equivalente a un Código Civil-), la Ley de Responsabilidad por Daños (de 2009), La Ley de Marcas (de 2013) y las Regulaciones de Implementación de la Ley de Marcas de la República Popular de China (de 2014).

Estas normas establecen la responsabilidad conjunta de los propietarios del sitio con el infractor. Castigan tanto la participación, como todas las formas de incentivación o asistencia (almacenamiento, transporte, envío, impresión o provisión de servicios) en la infracción.

Recordaremos los procedimientos realizados en el Mercado de la Seda de China (Xiushui), que involucró unas 56 actuaciones entre 2005 y 2012. Los demandantes habían escrito diversas notas avisando al propietario y pidiéndole que pusiese fin a las infracciones, que el propietario ignoró. La decisión del Tribunal Popular de Segunda Instancia Nº 2 de Beijing confirmó que, tras haber recibido noticia de las infracciones por parte de vendedores concretos, el propietario debería haber tomado medidas inmediatas y efectivas para acabar con esas prácticas, y no lo hizo. Por ello el Tribunal estipuló que el propietario y los vendedores estaban obligados a pagar conjuntamente una indemnización por las pérdidas ocasionadas a los legítimos propietarios de las marcas, más los costos relacionados con la observancia, amén de una multa.


UNIÓN EUROPEA:

La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14.6.2017, consideró que infraccionan a los Derechos de Autor las conexiones P2P y los Torrents (caso “The Pirate Bay”), utilizando los arts. 8.3 de la Directiva 2001/29/EC y 11 de la Directiva 2004/48/EC. Consideraron que aunque son los usuarios de la plataforma de intercambio quienes suben las obras, sus administradores desempeñan un papel ineludible en la puesta a disposición y obtención de las mismas por parte de los usuarios, por lo que The Pirate Bay generaba beneficios a través de ingresos publicitarios. Esta decisión viene en la línea de otras que admitieron la ilicitud de estas conexiones, como la de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 15.9.2016, que interpretó que el art. 12.1 de la Directiva 2000/31/EC (garantía de que los servicios de comunicaciones sociales no serán responsables por los datos transmitidos, en ciertas condiciones, permitiendo la libertad de expresión de los usuarios a modo de cita, crítica, examen, caricatura, parodia o pastiche, en cuento no infringen derechos de autor -hoy Considerando 68. de la Directiva 2019/790-) no se oponía a que una persona solicitara la cesación de una infracción autoral, cometida en ocasión de un proveedor de acceso a una red de comunicaciones cuyos servicios hubieren sido utilizados para cometer la infracción, cuando esas pretensiones tengan por objeto o resulten de la adopción de un requerimiento dictado por una autoridad o un tribunal nacional por el que se prohíba a dicho prestador permitir que continúe la infracción.

En el “caso Delta Center”, frente a la denegatoria en primera y segunda instancia por los tribunales de la República Checa a la solicitud de ciertos propietarios de marcas que demandaron al mercado Delta Center porque en él se vendían falsificaciones de sus productos (Delta Center era arrendataria del mercado denominado «Pražská tržnice» -Mercado Cubierto de Praga- y subarrendaba a comerciantes diferentes puestos de venta situados en dicho mercado que operaban vendiendo mercaderías en infracción marcaria), requiriendo un requerimiento judicial para que dicho mercado se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en el mismo con infractores de derechos marcarios, el Tribunal Supremo checo elevó como cuestiones previas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: a) si el concepto de “intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual” (art. 11 de la Directiva 2004/48/EC) incluía al arrendatario del mercado cubierto demandado; b) si podían  imponerse las medidas previstas en el artículo 11 de la Directiva 2004/48 al arrendatario de un mercado cubierto que pone a disposición de operadores individuales puestos y espacios para la instalación de puestos. La sentencia del 7.7.2016 de la Segunda Cámara del Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que el concepto de “intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual” comprendía también al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes que utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca. El hecho de que la “puesta a disposición de puestos de venta” refería a un mercado electrónico, o a un mercado físico como los mercados cubiertos, carecía de incidencia. Dicho Tribunal concluyó que los requisitos para solicitar un requerimiento judicial dirigido a un intermediario que presta un servicio de arrendamiento de puestos de venta en mercados cubiertos son idénticos a los aplicables a los requerimientos judiciales que pueden dirigirse a los intermediarios en un mercado electrónico. La sentencia postuló que los mandatos judiciales deben ser “efectivos y disuasivos” así como “equitativos y proporcionados” ([5]).


ESTADOS UNIDOS:

En este país, la Online Copyright Infringement Liability Limitation Act, Section 512 (que se añade al Título 17 del Code of Laws of the USA), persigue a quienes utilizan los sitios web para ofrecer contenidos no autorizados y en infracción a derechos autorales.

En materia de marcas debemos recordar el caso “Tiffany - Ebay”. En el mismo, se falló que Ebay no era responsable por un ofrecimiento generalizado que se hacía en el sitio de productos falsarios con la marca de la actora, a pesar que se advirtió que buena parte de los productos de Tiffany ofrecidos a través del sitio eran falsificaciones. Se exigió que para objetivarse el dolo de los propietarios del sitio, debía percibirse que ese proveedor necesitaba tener más que un conocimiento general, o más que una razón para saber que su servicio era usado para vender productos falsos, debiendo haberse requerido listados específicos de las infracciones. Se advirtió también que Ebay ofrecía una serie de resguardos para advertir, informar y detectar falsificaciones, como avisos que Ebay enviaba a vendedores previniéndoles y diciéndoles que no se toleraba la venta de productos falsificados, suspendiendo además cuentas de infractores; medidas que se consideraban positivas, efectivas y razonables para evitar infracciones.


ARGENTINA:

En el “caso Taringa”, que involucraba derechos de autor frente a denuncias efectuadas en 2009, en 2011 la Sala VI de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de los propietarios del sitio, alegando que eran copartícipes necesarios de las infracciones autorales por publicaciones que sin los debidos derechos se posteaban u ofrecían en links a través de su servicio. Sin embargo, en 2018 un Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional absolvió a los propietarios y administradores de la plataforma, esgrimiendo el derecho a la libertad de expresión y de información, y a la difusión sin censuras. Dicho fallo exigía un manifiesto conocimiento (dolo) de los proveedores, y al entender que éste no se había demostrado, ello exoneraba de responsabilidad a los denunciados.

Semejantes conclusiones determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina en el caso “Rodríguez María Belén c/ Google Inc.” (en un asunto sobre derechos de imagen). Se afirmó que el conocimiento doloso del motor de búsqueda podría haberse precavido notificándole de la existencia de esas infracciones, y que por ser un lugar de proveimiento de información, no podía responsabilizarse a Google por contenidos que ellos no crearon. En el caso de Google, se dice que los motores de búsqueda sólo proveen información sobre los lugares y que por sí no hacen ni articulan el contacto directo con los infractores, sino que ello lo realizan los propios interesados. También se postuló el derecho a la libertad de información y a no tener censuras. Asimismo, se requirió que debía haberse identificado los proveedores ilícitos en forma clara, y no haber establecido una demandabilidad general.




Las Piedras, 22 de julio de 2019







[1] Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno. Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay
[2] BUGALLO Beatriz, “Landlord liability y piratería de marcas”, en “https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2019/06/landlord-liability-y-pirateria-de-marcas.html”.
[3] BUGALLO, “Landlord liability….” cit.
[4] En cuanto corresponda y sea aplicable porque responde a las mismas pautas, ver nuestro trabajo “La acción de competencia desleal en marcas, en la visión de la Jurisprudencia uruguaya”, en “Judicatura” Tomo 66 Julio 2019, ps. 57-63.
[5] Este caso también está planteado en BUGALLO, “Landlord liability….” cit.






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