ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY ([1])
Edgardo Ettlin
Poder Judicial - Uruguay
La República Oriental del Uruguay posee una adecuada y actualizada
legislación interna en materia de Propiedad Intelectual, en consonancia con los
principales instrumentos internacionales en la materia que ha ratificado ([2]).
Desde 1868, nuestro sistema jurídico protege explícitamente a la Propiedad
Intelectual como un derecho humano (actual art. 491 del Código Civil,
constitucionalizado desde 1934 a través de nuestro vigente art. 33 de la Carta
Magna uruguaya). También ha ratificado los principales instrumentos
internacionales en materia de Derechos de Propiedad Intelectual, como el
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convención
de Berna para Protección de Obras Literarias y Artísticas, la Convención de
Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores
de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, y los Tratados de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derechos de Autor y
Declaraciones Concertadas relativas al mismo y sobre Interpretación, Ejecución
y Fonogramas ([3]), amén
de instrumentos regionales en el MER.CO.SUR y convenios bilaterales con
diversos países en materia económica, donde existen referencias explícitas a la
obligación de respetarse y protegerse mutuamente los derechos de Propiedad
Intelectual entre los respectivos países ([4]).
Como no podía ser de otra forma, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC-TRIPS), aprobado
por el Acta Final suscrita en Marrakesh el 15 de abril de 1994 (Anexo 1C) en el
marco de los Acuerdos firmados resultantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales, es en el Uruguay derecho positivo y vigente (Ley
No. 16.671 del 2 de diciembre de 1994). Nuestra normativa interna sobre Propiedad
Intelectual se ha ajustado así para adecuarse a los requerimientos
internacionales ([5]). Podemos
afirmar que esta legislación, aunque inorgánica y dispersa, se encuentra dentro
de los mejores estándares de observancia de los derechos de Propiedad
Intelectual, en algunos casos con normas internas más favorables o “ADPIC plus”. Además, existen diversos
Decretos del Poder Ejecutivo o actos de los diversos organismos
administrativos, que reglamentan o complementan a las normas de rango
legislativo. El Uruguay, empero, carece de una legislación unificada, fuere a
través de un Código o de un Texto Ordenado, en materia de Propiedad Intelectual.
Los arts. 7 y 41 del ADPIC (ratificado en el Uruguay por su Ley No. 16.671) disponen que la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual está destinada a la promoción de la innovación tecnológica, a la transferencia y difusión de tecnología, y al favorecimiento del bienestar social y económico, como también supone que existan recursos ágiles, medidas eficaces y procedimientos equitativos contra cualquier acción infractora de aquellos derechos. ¿Qué esta haciendo nuestro país al respecto?
De acuerdo el International Property Rights Index de 2017, confeccionado por la Property Rights Alliance, cuyo puntaje combina diez indicadores que se agrupan en tres componentes: el Ambiente Legal y Político (LP), Derechos de Propiedad Física (PPR) y Derechos de Propiedad Intelectual (IPR), en una escala global de 0 a 10 del Índice Internacional de Derechos de Propiedad Intelectual (IPRI), el puntaje IPRI de Uruguay para 2017 fue de 6,41, que aumentó 0,31 puntos con respecto a 2016. Lo que lo coloca, entre 128 países evaluados, en el puesto 36 en el mundo y en el segundo puesto en América Latina y el Caribe (luego de Chile, que tiene el primer puesto regional y es número 28 en el mundo). Avanzó Uruguay una posición respecto a 2016, mejorando su ranqueo de IPR en 0,15 puntos, siendo éste de 5,35 puntos promedio en 2017 (con puntajes de 6,4 en Protección de Marcas, 6,45 de Patentes y 3,2 de Derechos de Autor) ([6]).
En la faz administrativo política, la observancia y tuición de estos derechos se concentra en el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales) dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y del Consejo de los Derechos de Autor o Consejo de Derechos de Autor o Consejo Nacional del Derecho de Autor (en materia de los dichos derechos) a nivel del Ministerio de Educación y Cultura. También tienen competencias el Ministerio del Interior y su Policía, el Ministerio de Defensa Nacional (a través de la Prefectura Nacional Naval y el Ejército en el control de seguridad en las fronteras), la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio de Salud Pública (sobre todo en cuanto al control la circulación de mercaderías falsificadas o en infracción a los derechos de Propiedad Intelectual), entre otros organismos. Asimismo, los distintos Gobiernos Departamentales, en uso de sus facultades de contralor de sanidad, tienen injerencia para controlar y restringir la circulación de productos alimenticios y farmacéuticos que puedan encontrarse en circunstancial violación a derechos de Propiedad Intelectual (principalmente, copias y falsificaciones).
Actualmente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial propicia una reforma a la legislación sobre Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, y se está trabajando para lograr que nuestro país apruebe el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Además, se encuentran en estudio a nivel del Poder Legislativo iniciativas para mejorar la protección de los derechos de autor, que propugnan entre otros temas, la extensión de los plazos de protección a setenta años.
Los titulares propietarios, licenciatarios o sublicenciatarios de las marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, los autores, por sí o a través de sus representantes o apoderados legales, las asociaciones civiles privadas que vigilan por los intereses de sus miembros, y las entidades de gestión colectiva en el caso de derechos de autor, cumplen un importante papel de promoción y defensa de sus intereses, excitando la intervención de las autoridades y colaborando en promover encuentros académicos, de difusión, intercambio e información entre operadores e involucrados en la temática de la protección de la Propiedad Intelectual, así como eventos y campañas de sensibilidad y educación a nivel de la sociedad civil. Su trabajo complementa la labor que realizan las entidades estatales competentes en materia de Propiedad Intelectual.
El Poder Judicial uruguayo tiene una activa participación en materia de Propiedad Intelectual, a través de sus dos ramas: la justicia contencioso administrativa y la justicia ordinaria (art. 51 de la Ley No. 15.750, más normas concordantes y complementarias).
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, semejante al Conseil d’État francés, en nuestro diseño constitucional por fuera del sistema tripartito de Separación de Poderes pero en el mismo rango institucional que la Suprema Corte de Justicia, interviene principalmente en el control jurisdiccional contencioso de los actos administrativos registrales; en esta materia dicho Tribunal realiza una proficua tarea, trazando líneas jurisprudenciales que sobre todo en materia de confundibilidad de marcas y patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, orientan también los criterios jurisprudenciales de los tribunales ordinarios. Existen diversos anteproyectos y proyectos legislativos para crear bajo la órbita de este Tribunal, Juzgados y Tribunales de Apelaciones especializados que puedan entender, entre otros asuntos, en cuestiones de Propiedad Intelectual.
La Suprema Corte de Justicia y sus tribunales (Juzgados de Paz, Letrados y Tribunales de Apelaciones) intervienen principalmente:
1) En los fueros civil y comercial (en el Uruguay se encuentran ambos bajo la esfera de la justicia con competencia civil), en cuestiones de cese de uso, daños y perjuicios y acciones de defensa de la competencia, contra prácticas cuestionables como infraccionales a la Propiedad Intelectual en general. También poseen jurisdicción en materia de medidas cautelares contra las mercaderías en infracción o falsificadas en cuanto acceda a sus litigios, que pueden ir desde la prohibición de comercializar así como el embargo o retiro de plaza de las mercaderías mientras se sustancia el litigio, hasta la destrucción si se dicta sentencia contraria a los infractores cuando hace cosa juzgada;
2) En materias penal y aduanera, en todo lo relacionado con la prevención, control y represión de los delitos contra la Propiedad Intelectual, y de los movimientos de mercaderías en infracción que se encuentren circulando en tránsito, hacia dentro y fuera de fronteras, o en el mercado interno. En este sentido actúan sancionando a los presuntos infractores, así como disponiendo la incautación o decomiso, y de ser el caso, el depósito o destrucción de las mercaderías transgresoras, tanto en vía cautelar como por resultado de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Nuestro país carece de una justicia especializada en materia de Propiedad Intelectual, debido a que no se justifica dado el número de casos existentes que ameritan ocupar la atención de los tribunales. Existen, no obstante, iniciativas del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual (CEPI) y de la Mesa Interinstitucional de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia, organismo superior administrativo de los tribunales ordinarios ([7]), que dentro de sus facultades legales, pueda redistribuir y asignar a algunos tribunales una especialización competencial en materia de Propiedad Intelectual, del mismo modo que existe con el fuero concursal ([8]). Son competentes por razón de monto, los Jueces de Paz o los Juzgados Letrados en primera instancia, cuyas sentencias admiten apelación ante los Juzgados Letrados o los Tribunales de Apelaciones respectivamente; todo conforme al Código General del Proceso (Ley No. 15.982 más modificativas y concordantes posteriores) y a la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales No. 15.750. La Suprema Corte de Justicia actúa en casación en casos limitados por los arts. 268 a 280 del Código General del Proceso.
No existen Cursos especializados de Capacitación para Magistrados Judiciales o Fiscales, ni se encuentran éstos previstos en la currícula de los Cursos de Preparación en las Escuelas para Jueces (en el Uruguay, Centro de Estudios Judiciales del Uruguay -CEJU-) y Fiscales (Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación), en materia de Propiedad Intelectual. Todo ello sin perjuicio de cursos de posgrado o materias optativas que estén disponibles en las distintas Universidades del ámbito público y privado, o de cursos que circunstancialmente puedan habilitarse en las Escuelas de Formación para Jueces y Fiscales (el último que recordamos data de 2014). La formación e involucramiento en esta área depende casi por entero de las inquietudes personales de los Jueces o Fiscales, de las oportunidades de congresos o seminarios, cursos de posgrado, de formación o de educación nacionales e internacionales a que puedan acceder, y de la preparación que cada uno de ellos tenga. Esta realidad puede verse reflejada en las sentencias sobre la temática de Propiedad Intelectual.
En el ámbito civil y comercial, los titulares propietarios o sus derechohabientes, licenciatarios o sublicenciatarios de los derechos de Propiedad Intelectual por sí o por sus representantes (para litigar, el poder debe otorgarse a Abogados o Procuradores debidamente acreditados por Poder mediante escritura pública), y en el caso de los derechos autorales sus titulares o derechohabientes, sus autorizados, representantes o las entidades de gestión colectiva cuyos miembros les confiaron su administración, están legitimados para hacer valer sus intereses ante los diversos tribunales del país (arts. 13, 84, 86 y 88 de la Ley No. No. 17.011, art. 99 de la Ley No. 17.164, arts. 44 “B” num. 1º, 47 a 51 Ley No. 9.739 en la redacción dada por la Ley No. 17.616; arts. 11, 37 a 41, 44 y 340 del Código General del Proceso) ([9]). En nuestro país, los procesos civiles tienen una duración promedio entre ocho meses a un año en primera instancia, unos cuatro a seis meses en segunda instancia, y unos seis a ocho meses en casación a nivel de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de derechos de autor, el art. 43 de la Ley No. 9.739 legitima a que “Cualquier ciudadano podrá denunciar al Consejo de los Derechos de Autor la mutilación de una obra literaria, científica o artística, los agregados, transposiciones o errores graves de una traducción, así como toda otra deficiencia que afecte el mérito de dichas obras”.
La parte interesada tiene la carga probatoria respecto a los derechos que alegue (arts. 137 y 139 del Código General del Proceso), sin perjuicio que conforme a nuestra legislación, no es necesaria la registración de la marca notoria, ni de los nombres comerciales, de las denominaciones de procedencia, ni los derechos de autor (art. 53 inc. 2º Ley No. 9.739, arts. 6bis num. 1º y 8º del Convenio de París, ratificado por Decreto-Ley No. 14.910, arts. 72 y 74 inc. 2º de la Ley No. 17.011, más normas concordantes). Sin perjuicio, se puede conforme al art. 168 del Código General del Proceso, requerir a la contraparte que aporte una prueba documental que esté en su disposición, bajo apercibimiento de que en caso de renuencia o negativa se tendrá como presunción simple en su contra. También se puede requerir a la contraparte preste declaración de parte o absuelva posiciones, bajo apercibimiento de que si no declarare o procediere con evasivas, se tendrá ello como presunción en contra de su interés o eventualmente, como confesión ficta (arts. 149.4, 150.2 y 153 del Código General del Proceso).
En la temática de Propiedad Intelectual las acciones por cese de uso y las de daños y perjuicios suelen pedirse en base a la responsabilidad extracontractual (arts. 1319 y 1324 del Código Civil), sin perjuicio de las normas especiales. Pero también puede demandarse por responsabilidad contractual (por ejemplo, por conflictos por el uso de licencias o sublicencias; arts. 1336, 1341 y 1431 del Código Civil). Se castiga y condena la infracción culpable o dolosa (el factor de atribución de responsabilidad es de índole subjetiva, requiriendo en el caso de la responsabilidad por hecho del dependiente probar su culpa sin perjuicio de la reprochabilidad legal que se imputa a su empleador), pudiendo exonerarse a los terceros que comercializaren la mercadería en infracción sin haber conocido ni tenido sabiendas sobre el vicio infraccional a la Propiedad Intelectual (v.g. art. 100 Ley No. 17.164, en materia de patentes). Es lícito reclamar mediante acción reivindicatoria algún derecho de Propiedad Intelectual, aunque habría que verse cómo podrían incidir eventuales conflictos marcarios que puedan estar involucrados, de darse la situación.
Los criterios sobre confundibilidad suelen en la Jurisprudencia uruguaya manejarse por parámetros como los siguientes, dependiendo de la naturaleza del derecho de Propiedad Intelectual ventilado:
a) La confusión resulta de la impresión del conjunto despertado en la comparación entre el producto original y el dubitado, y de sus semejanzas particulares. En el caso de los derechos de autor, que no se reproduzcan ideas esenciales;
b) El producto original y el dubitado deben examinarse sucesiva y no simultáneamente;
c) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto (normalmente un consumidor común y corriente medio, desprevenido o poco atento), y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio;
d) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan;
e) En el caso de marcas o diseños industriales, debe también valorarse si el uso indebido puede provocar efectivamente la atracción o desviación de la clientela ajena dentro de las mismas actividades o ramo que la marca protegida.
La justicia uruguaya usual suele requerir todavía la prueba de los daños y perjuicios económicos, aunque se ha sostenido que la dificultad para probar el monto no debe ser mérito para impedir el resarcimiento. Éste suele ser determinado o traducido en baja de ventas, o en pérdida de mercado o de ganancias por la competencia desleal que haya sufrido el titular por el uso indebido por la parte contraria de los derechos de Propiedad Intelectual reclamados. En un caso de infracción de derechos autorales, se negó la demanda basado en que si la reclamante no competía en el mercado con el producto vendido por el demandado (que utilizaba videos de la actora por televisación de partidos para producir videos para entrenamientos), no había daño cierto. Los criterios para estimar y avaluar los daños suelen derivarse a la estimación pericial, sin que los tribunales establezcan algún criterio orientador para cuantificarlos, lo que depende de cada caso, aunque suele contemplarse para la avaluación una comparación entre lo vendido en infracción y lo que hubiera correspondido por margen de ganancia si se hubiera tratado de mercadería original legítima, o también disponer un resarcimiento equivalente al monto de los beneficios ilícitos que obtuvo el demandado. A nivel jurisprudencial no se ha consolidado todavía en el Uruguay ningún criterio especial para determinar los daños y perjuicios, y no se ha logrado imponer la indemnización por licencia o regalía ficta o hipotética. No existen en nuestro país indemnizaciones preestablecidas. En el ámbito de marcas, patentes, diseños industriales o modelos de utilidad son escasos los ejemplos de condena por daño inmaterial o moral. El resarcimiento del daño moral se concede regularmente en las condenas por infracción a los derechos autorales, sin perjuicio de la multa civil del art. 51 de la Ley No. 9.739, uno de los escasos ejemplos de daños punitivos que permite el Derecho uruguayo.
Son raros los casos en que se condena al infractor a pagar los gastos causídicos (costos de Juicio y de Abogado), salvo casos de ligereza culpable o malicia temeraria trascendentes (arts. 56, 198 y 261 del Código General del Proceso). También puede condenarse al cese de uso o de reproducción del producto ilícito (obligación de no hacer), como a disponerse el retiro del mercado, decomiso o destrucción de las mercaderías en infracción (para lo que los Jueces suelen requerir el auxilio de medios a costo y cargo de la parte actora gananciosa), la prohibición de comercializar los productos en infracción, el cierre del establecimiento en infracción, o la publicación de la sentencia a costo del condenado.
El cese de uso o reproducción o la prohibición de innovar, el retiro, decomiso o embargo, las inspecciones judiciales (a estas últimas debe asistir el Juez so pena de nulidad -arts. 8º, 18, 186 inc. 1º, 187 del Código General del Proceso-), suelen pedirse como medidas cautelares o medidas anticipadas, en etapa preparatoria o durante el litigio, a iniciativa de parte, bajo su entera responsabilidad y conforme por ejemplo, a los arts. 311 a 317 del Código General del Proceso, arts. 84 de la Ley No. 17.011 y 48 de la Ley No. 9.739, o según las normas especiales en materia del derecho de la Propiedad Intelectual que se trate. La inspección judicial reviste en el Uruguay naturaleza probatoria (arts. 186 a 189 del Código General del Proceso), sin perjuicio de que en esa diligencia puedan adoptarse medidas cautelares sobre las mercaderías o sobre los infractores. Suelen decretarse sin oir previamente a la contraparte que puede ser afectada (“inaudita altera pars”), sin perjuicio de que se notificarán una vez cumplidas. La justicia uruguaya civil y comercial requiere invariablemente a la parte interesada que colabore económicamente o que provea los medios necesarios para el cumplimiento y efectivización de estas medidas o diligencias.
Para las medidas en que se intervenga cautelarmente mercaderías en presunta infracción suele exigirse contracautela en los fueros civil y comercial (arts. 313 num. 5º y 314.2 num. 3º Código General del Proceso), aunque puede exonerarse de ella en estos casos bajo criterio fundado del Magistrado actuante (art. 313 num. 5º “in fine” del Código General del Proceso). Si se piden en etapa preparatoria y no se deduce juicio en treinta días, las medidas caducan de pleno derecho y hacen responsable al peticionante de los daños y perjuicios eventuales que se haya ocasionado (art. 311.2 del Código General del Proceso). En materia de patentes, las medidas cautelares o provisionales pueden tomarse a iniciativa no sólo de parte sino también de oficio (arts. 103 Ley No. 17.164 y Ley No. 9.739).
Puede pedirse por el titular, derechohabiente en general o representante del derecho, que un infractor informe sobre la identidad de terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución, con vistas a demandarlos (art. 306 num. 1º y 4º del Código General del Proceso).
El Estado uruguayo puede ser responsabilizado en caso que éste o que sus servidores públicos en ocasión de sus funciones, fueran negligentes en la debida protección de los derechos de Propiedad Intelectual, o permitieren la infracción por medios directos o indirectos (arts. 23 a 25 de la Constitución nacional). En el Uruguay se discute si el funcionario público es demandable personalmente en forma directa junto al Estado (en forma separada o conjunta, pudiendo reclamarse por los perjuicios en forma independiente, o proporcional o “in solidum” entre funcionario y Administración), o si se debe solamente en forma directa y única reclamar al Estado por su gestión cuestionable o por la conducta de su funcionario ([10]).
En materia contencioso administrativa de registración de los derechos de Propiedad Intelectual, los actos administrativos que deniegan, disponen, declaran precluido o anulan el registro, o se pronuncian en general sobre cualquier petición, cuestión o interés ventilado sobre una marca, patente, modelo de utilidad o diseño industrial, admiten recursos de revocación para ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y jerárquico en subsidio para ante el Ministerio de industria, Energía y Minería. En hipótesis relacionadas con registros de Derechos de Autor, se pueden impugnar mediante recurso de revocación ante el Consejo de Derechos de Autor y jerárquico en subsidio para ante el Ministerio de Educación y Cultura. En cualquier caso, la Administración puede confirmar (expresamente o denegando fictamente la petición de revisión por dejar transcurrir sus tiempos, sin perjuicio de que el art. 8º inc. 2º de la Ley No. 15.869 le obliga de todos modos a pronunciarse -aunque no tiene consecuencias si no lo hace-), revocar o modificar lo decidido, sea por el organismo que dictó el acto o por el superior jerárquico. Agotada la vía administrativa, los actos administrativos pueden ser pasibles de una acción jurisdiccional de nulidad para ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (ante quien se puede pedir la suspensión del acto administrativo, ya que la recurrencia no tiene efecto suspensivo, conforme al art. 2º de la Ley No. 15.869). Estos procedimientos, desarrollados conforme a los arts. 307 a 319 de la Constitución, Decreto-Ley No. 15.524 y Ley No. 15.869, y acorde al decimonónico Código de Procedimiento Civil (“desesperadamente escrito”, como lo calificara Eduardo J. Couture) en la tramitación particular de la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pueden llegar a demorar entre dos a cinco años promedio, dependiendo de la complejidad de los casos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo no posee una competencia especializada sobre contencioso administrativo registral de la Propiedad Intelectual, sino que forma parte de su jurisdicción sobre control de los actos de la Administración Pública.
En cuanto a los fueros penal y aduanero, los infractores pueden ser juzgados conforme a las normas respectivas del Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay (Ley No. 19.276 más modificativas) y del Código del Proceso Penal (Ley No. 19.293 más disposiciones modificativas y concordantes). Los titulares de los derechos de cualquier naturaleza, los licenciatarios, sublicenciatarios, autorizados o representantes, pueden ser denunciantes. En la legislación uruguaya existen tipificados diversos delitos marcarios (arts. 81 a 83 Ley No. 17.011), autorales (art. 46 Ley No. 9.739) y en materia de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad (arts. 106 y 107 de la Ley No. 17.164). En el supuesto de productos farmacéuticos falsificados o en infracción marcaria o de patentes, existen en el Código Penal ciertos delitos que reprimen la circulación y venta sin autorización o sin debidos controles de esta clase de alimentos, sustancias o productos farmacéuticos (arts. 219 a 224 del Código Penal), en cuanto también puedan suponer y coincidir con una infracción a derechos de Propiedad Intelectual, que inclusive amerita la intervención de autoridades administrativas (del Ministerio de Salud Pública y de los Gobiernos Departamentales) que está facultada al decomiso de esos productos. La Ley No. 19.574 considera como delitos precedentes del lavado de activos en sus diversas modalidades a los delitos contra la Propiedad Intelectual (art. 34 nums. 20º y 21º de la Ley citada), principalmente en cuanto a derechos marcarios y autorales. Se ha intentado que estos delitos estén acordes a los requerimientos del art. 61 del ADPIC.
La legislación aduanera puede imponer multas y el decomiso o inclusive destrucción, de las mercaderías en infracción, conforme a las normas del Código Aduanero. La legislación penal puede disponer según los distintos delitos que se juzgue, penas desde prisión a penitenciaría o multas, amén de la confiscación o destrucción de las mercaderías incautadas, del pago de los gastos causídicos y de los daños y perjuicios (arts. 66 a 103 y 104 a 106 del Código Penal, art. 315 del Código del Proceso Penal). En casos de menor entidad para la causa pública, pueden procederse e medios de resolución alternativos de justicia restaurativa, o a la suspensión condicional de la pena, conforme a los arts. 382 a 384 y siguientes del Código del Proceso Penal.
Representando a la sociedad en cuanto al interés punitivo y fiscal del Estado en el ámbito de la Propiedad Intelectual: 1) en materia penal intervienen las Fiscalías Letradas especializadas en ese fuero en Montevideo, y las Fiscalías Letradas Departamentales en el Interior con competencia penal; 2) en el fuero aduanero interviene la Fiscalía Letrada de Aduana y Hacienda para la Capital, y en el Interior las Fiscalías Letradas Departamentales con competencia en la materia. Todo de acuerdo al Decreto-Ley No. 15.365 y 19.334, más normas modificativas y concordantes. Los Fiscales no poseen especialización competencial en Propiedad Intelectual.
Tanto en materia civil como penal o aduanera, conforme al art. 84 inc. 3º de la Ley No. 17.011 y una vez establecida la calidad apócrifa de la mercadería mediante las pericias técnicas correspondientes, las mercaderías incautadas en infracción marcaria pueden ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada, en vez de ser destruidas.
Las acciones civiles o penales prescriben, en el caso de las marcas, después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. Las acciones civiles en materia de derechos de autor y de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, prescriben conforme al derecho común (cuatro años; art. 1332 del Código Civil y art. 104 Ley No. 17.164). La prescripción civil se interrumpe conforme a las causales de derecho común (art. 89 inc. 2º Ley No. 17.011, art. 1235 del Código Civil, y normas aplicables). La jurisprudencia uruguaya ha consolidado la posición de que no prescribe la acción civil contra el uso de marca registradas u usadas de mala fe (art. 6bis num. 3º del Convenio de París, artículo 1.1 del ADPIC, reforzados por el artículo 2 numeral 1 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del MER.CO.SUR y por el artículo 9.2 del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y el Mercado Común del Sur -ratificados por el Decreto-Ley No. 14.910, y las Leyes 16.671, 17.052 y 17.053, en cuanto corresponde-). Los derechos morales suelen considerarse como imprescriptibles (v.g. arts. 11, 13 y 16 de la Ley No. 9.739 en derechos de autor; art. 2º Ley No. 17.164, en materia de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad). Las acciones aduaneras prescriben a los cinco años (art. 223 del Código Aduanero, que establece causales expresas de interrupción). Las acciones penales en materia de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales y derechos de autor prescriben conforme al derecho común (arts. 117 a 123 del Código Penal).
En cuanto a medidas sobre fronteras y en terminales portuarias o aeroportuarias respecto a mercaderías falsificadas o en violación a derechos de Propiedad Intelectual, intervienen en la faz de prevención, control y represión la Dirección Nacional de Aduanas, la Prefectura Nacional Naval, la Policía y el Ejército (este último principalmente en la "frontera seca" con el Brasil), dentro de sus respectivas atribuciones. También intervienen las Fiscalías y los tribunales con cometidos en el fuero penal y aduanero. En la práctica se plantean vicisitudes y problemas operativos con respecto a las mercaderías en presunta infracción a derechos de Propiedad Intelectual en tránsito, desde o hacia el mercado interior, o dentro del circuito nacional; sobre cuándo hay que intervenir de oficio o a petición de parte, o cómo lograrse la denuncia de parte; de qué manera se notifica a los propietarios de la mercadería; cómo debe ser más efectiva la coordinación o cómo deben intervenir las distintas autoridades con competencias confluyentes; sobre quién paga o costea los procedimientos, depósitos y destrucciones; cómo y dónde proceder al depósito y la destrucción cuando corresponda ([11]). Menester es destacar que estas cuestiones son problemáticas que se suscitan tanto en los fueros competenciales civil-comercial, como penal y aduanero judicial, amén que en las distintas órbitas y organismos de la Administración Pública. Al respecto se está por elaborar por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, un proyecto de normativa que precise reglas claras al respecto. No hay datos estimatorios fidelignos sobre cuánto afecta en dinero este tránsito de mercaderías falsificadas o en infracción a derechos de Propiedad Intelectual, a la Economía del país.
En nuestro país se constituyó recientemente, habiendo comenzado a reunirse en junio pasado, una Mesa Interinstitucional de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, organizada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Mesa abierta e integrada entre otros, por representantes de esa Dirección, del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional, de la Dirección Nacional de Aduanas, del Ministerio de Salud Pública, del Intendencia de Montevideo, del Consejo de Derechos de Autor, y por miembros de Asociaciones Privadas de defensa de los derechos de Propiedad Intelectual. En fin, se trata de que coparticipen todos aquellos actores y operadores públicos y privados que estén involucrados, o que puedan tener injerencia e intervención, en la materia de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual. Esta Mesa, de carácter consultivo, ha comenzado un fecundo intercambio y complementación de conocimientos con vistas a analizar las problemáticas y realidades concernientes a la materia, a proponer acciones de coordinación efectivas, y a propiciar reformas normativas que sean necesarias. Recientemente, se ha preocupado en estudiar los problemas operativos relacionados con el control e intervención de las mercaderías en infracción a los derechos de Propiedad Intelectual, sobre lo cual han surgido ideas para elaborar proyectos de normas que contribuyan a reforzar una protección integral.
No podemos olvidar que en el año 2008 se creó la Red Uruguaya de Propiedad Industrial, la cual a partir de 2015 funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (Ministro de Industria, Energía y Minería). La misma constituye un eje de intercambio, encuentro y coordinación entre actores públicos y privados vinculados a la temática de la Propiedad Intelectual; la Red tiene como objetivo crear, promover y emplear instrumentos y servicios asociados a la Propiedad Intelectual, para incorporar valor agregado a la producción nacional de bienes y de servicios a través del conocimiento.
Los arts. 7 y 41 del ADPIC (ratificado en el Uruguay por su Ley No. 16.671) disponen que la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual está destinada a la promoción de la innovación tecnológica, a la transferencia y difusión de tecnología, y al favorecimiento del bienestar social y económico, como también supone que existan recursos ágiles, medidas eficaces y procedimientos equitativos contra cualquier acción infractora de aquellos derechos. ¿Qué esta haciendo nuestro país al respecto?
De acuerdo el International Property Rights Index de 2017, confeccionado por la Property Rights Alliance, cuyo puntaje combina diez indicadores que se agrupan en tres componentes: el Ambiente Legal y Político (LP), Derechos de Propiedad Física (PPR) y Derechos de Propiedad Intelectual (IPR), en una escala global de 0 a 10 del Índice Internacional de Derechos de Propiedad Intelectual (IPRI), el puntaje IPRI de Uruguay para 2017 fue de 6,41, que aumentó 0,31 puntos con respecto a 2016. Lo que lo coloca, entre 128 países evaluados, en el puesto 36 en el mundo y en el segundo puesto en América Latina y el Caribe (luego de Chile, que tiene el primer puesto regional y es número 28 en el mundo). Avanzó Uruguay una posición respecto a 2016, mejorando su ranqueo de IPR en 0,15 puntos, siendo éste de 5,35 puntos promedio en 2017 (con puntajes de 6,4 en Protección de Marcas, 6,45 de Patentes y 3,2 de Derechos de Autor) ([6]).
En la faz administrativo política, la observancia y tuición de estos derechos se concentra en el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales) dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y del Consejo de los Derechos de Autor o Consejo de Derechos de Autor o Consejo Nacional del Derecho de Autor (en materia de los dichos derechos) a nivel del Ministerio de Educación y Cultura. También tienen competencias el Ministerio del Interior y su Policía, el Ministerio de Defensa Nacional (a través de la Prefectura Nacional Naval y el Ejército en el control de seguridad en las fronteras), la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio de Salud Pública (sobre todo en cuanto al control la circulación de mercaderías falsificadas o en infracción a los derechos de Propiedad Intelectual), entre otros organismos. Asimismo, los distintos Gobiernos Departamentales, en uso de sus facultades de contralor de sanidad, tienen injerencia para controlar y restringir la circulación de productos alimenticios y farmacéuticos que puedan encontrarse en circunstancial violación a derechos de Propiedad Intelectual (principalmente, copias y falsificaciones).
Actualmente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial propicia una reforma a la legislación sobre Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, y se está trabajando para lograr que nuestro país apruebe el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Además, se encuentran en estudio a nivel del Poder Legislativo iniciativas para mejorar la protección de los derechos de autor, que propugnan entre otros temas, la extensión de los plazos de protección a setenta años.
Los titulares propietarios, licenciatarios o sublicenciatarios de las marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, los autores, por sí o a través de sus representantes o apoderados legales, las asociaciones civiles privadas que vigilan por los intereses de sus miembros, y las entidades de gestión colectiva en el caso de derechos de autor, cumplen un importante papel de promoción y defensa de sus intereses, excitando la intervención de las autoridades y colaborando en promover encuentros académicos, de difusión, intercambio e información entre operadores e involucrados en la temática de la protección de la Propiedad Intelectual, así como eventos y campañas de sensibilidad y educación a nivel de la sociedad civil. Su trabajo complementa la labor que realizan las entidades estatales competentes en materia de Propiedad Intelectual.
El Poder Judicial uruguayo tiene una activa participación en materia de Propiedad Intelectual, a través de sus dos ramas: la justicia contencioso administrativa y la justicia ordinaria (art. 51 de la Ley No. 15.750, más normas concordantes y complementarias).
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, semejante al Conseil d’État francés, en nuestro diseño constitucional por fuera del sistema tripartito de Separación de Poderes pero en el mismo rango institucional que la Suprema Corte de Justicia, interviene principalmente en el control jurisdiccional contencioso de los actos administrativos registrales; en esta materia dicho Tribunal realiza una proficua tarea, trazando líneas jurisprudenciales que sobre todo en materia de confundibilidad de marcas y patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, orientan también los criterios jurisprudenciales de los tribunales ordinarios. Existen diversos anteproyectos y proyectos legislativos para crear bajo la órbita de este Tribunal, Juzgados y Tribunales de Apelaciones especializados que puedan entender, entre otros asuntos, en cuestiones de Propiedad Intelectual.
La Suprema Corte de Justicia y sus tribunales (Juzgados de Paz, Letrados y Tribunales de Apelaciones) intervienen principalmente:
1) En los fueros civil y comercial (en el Uruguay se encuentran ambos bajo la esfera de la justicia con competencia civil), en cuestiones de cese de uso, daños y perjuicios y acciones de defensa de la competencia, contra prácticas cuestionables como infraccionales a la Propiedad Intelectual en general. También poseen jurisdicción en materia de medidas cautelares contra las mercaderías en infracción o falsificadas en cuanto acceda a sus litigios, que pueden ir desde la prohibición de comercializar así como el embargo o retiro de plaza de las mercaderías mientras se sustancia el litigio, hasta la destrucción si se dicta sentencia contraria a los infractores cuando hace cosa juzgada;
2) En materias penal y aduanera, en todo lo relacionado con la prevención, control y represión de los delitos contra la Propiedad Intelectual, y de los movimientos de mercaderías en infracción que se encuentren circulando en tránsito, hacia dentro y fuera de fronteras, o en el mercado interno. En este sentido actúan sancionando a los presuntos infractores, así como disponiendo la incautación o decomiso, y de ser el caso, el depósito o destrucción de las mercaderías transgresoras, tanto en vía cautelar como por resultado de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Nuestro país carece de una justicia especializada en materia de Propiedad Intelectual, debido a que no se justifica dado el número de casos existentes que ameritan ocupar la atención de los tribunales. Existen, no obstante, iniciativas del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual (CEPI) y de la Mesa Interinstitucional de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia, organismo superior administrativo de los tribunales ordinarios ([7]), que dentro de sus facultades legales, pueda redistribuir y asignar a algunos tribunales una especialización competencial en materia de Propiedad Intelectual, del mismo modo que existe con el fuero concursal ([8]). Son competentes por razón de monto, los Jueces de Paz o los Juzgados Letrados en primera instancia, cuyas sentencias admiten apelación ante los Juzgados Letrados o los Tribunales de Apelaciones respectivamente; todo conforme al Código General del Proceso (Ley No. 15.982 más modificativas y concordantes posteriores) y a la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales No. 15.750. La Suprema Corte de Justicia actúa en casación en casos limitados por los arts. 268 a 280 del Código General del Proceso.
No existen Cursos especializados de Capacitación para Magistrados Judiciales o Fiscales, ni se encuentran éstos previstos en la currícula de los Cursos de Preparación en las Escuelas para Jueces (en el Uruguay, Centro de Estudios Judiciales del Uruguay -CEJU-) y Fiscales (Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación), en materia de Propiedad Intelectual. Todo ello sin perjuicio de cursos de posgrado o materias optativas que estén disponibles en las distintas Universidades del ámbito público y privado, o de cursos que circunstancialmente puedan habilitarse en las Escuelas de Formación para Jueces y Fiscales (el último que recordamos data de 2014). La formación e involucramiento en esta área depende casi por entero de las inquietudes personales de los Jueces o Fiscales, de las oportunidades de congresos o seminarios, cursos de posgrado, de formación o de educación nacionales e internacionales a que puedan acceder, y de la preparación que cada uno de ellos tenga. Esta realidad puede verse reflejada en las sentencias sobre la temática de Propiedad Intelectual.
En el ámbito civil y comercial, los titulares propietarios o sus derechohabientes, licenciatarios o sublicenciatarios de los derechos de Propiedad Intelectual por sí o por sus representantes (para litigar, el poder debe otorgarse a Abogados o Procuradores debidamente acreditados por Poder mediante escritura pública), y en el caso de los derechos autorales sus titulares o derechohabientes, sus autorizados, representantes o las entidades de gestión colectiva cuyos miembros les confiaron su administración, están legitimados para hacer valer sus intereses ante los diversos tribunales del país (arts. 13, 84, 86 y 88 de la Ley No. No. 17.011, art. 99 de la Ley No. 17.164, arts. 44 “B” num. 1º, 47 a 51 Ley No. 9.739 en la redacción dada por la Ley No. 17.616; arts. 11, 37 a 41, 44 y 340 del Código General del Proceso) ([9]). En nuestro país, los procesos civiles tienen una duración promedio entre ocho meses a un año en primera instancia, unos cuatro a seis meses en segunda instancia, y unos seis a ocho meses en casación a nivel de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de derechos de autor, el art. 43 de la Ley No. 9.739 legitima a que “Cualquier ciudadano podrá denunciar al Consejo de los Derechos de Autor la mutilación de una obra literaria, científica o artística, los agregados, transposiciones o errores graves de una traducción, así como toda otra deficiencia que afecte el mérito de dichas obras”.
La parte interesada tiene la carga probatoria respecto a los derechos que alegue (arts. 137 y 139 del Código General del Proceso), sin perjuicio que conforme a nuestra legislación, no es necesaria la registración de la marca notoria, ni de los nombres comerciales, de las denominaciones de procedencia, ni los derechos de autor (art. 53 inc. 2º Ley No. 9.739, arts. 6bis num. 1º y 8º del Convenio de París, ratificado por Decreto-Ley No. 14.910, arts. 72 y 74 inc. 2º de la Ley No. 17.011, más normas concordantes). Sin perjuicio, se puede conforme al art. 168 del Código General del Proceso, requerir a la contraparte que aporte una prueba documental que esté en su disposición, bajo apercibimiento de que en caso de renuencia o negativa se tendrá como presunción simple en su contra. También se puede requerir a la contraparte preste declaración de parte o absuelva posiciones, bajo apercibimiento de que si no declarare o procediere con evasivas, se tendrá ello como presunción en contra de su interés o eventualmente, como confesión ficta (arts. 149.4, 150.2 y 153 del Código General del Proceso).
En la temática de Propiedad Intelectual las acciones por cese de uso y las de daños y perjuicios suelen pedirse en base a la responsabilidad extracontractual (arts. 1319 y 1324 del Código Civil), sin perjuicio de las normas especiales. Pero también puede demandarse por responsabilidad contractual (por ejemplo, por conflictos por el uso de licencias o sublicencias; arts. 1336, 1341 y 1431 del Código Civil). Se castiga y condena la infracción culpable o dolosa (el factor de atribución de responsabilidad es de índole subjetiva, requiriendo en el caso de la responsabilidad por hecho del dependiente probar su culpa sin perjuicio de la reprochabilidad legal que se imputa a su empleador), pudiendo exonerarse a los terceros que comercializaren la mercadería en infracción sin haber conocido ni tenido sabiendas sobre el vicio infraccional a la Propiedad Intelectual (v.g. art. 100 Ley No. 17.164, en materia de patentes). Es lícito reclamar mediante acción reivindicatoria algún derecho de Propiedad Intelectual, aunque habría que verse cómo podrían incidir eventuales conflictos marcarios que puedan estar involucrados, de darse la situación.
Los criterios sobre confundibilidad suelen en la Jurisprudencia uruguaya manejarse por parámetros como los siguientes, dependiendo de la naturaleza del derecho de Propiedad Intelectual ventilado:
a) La confusión resulta de la impresión del conjunto despertado en la comparación entre el producto original y el dubitado, y de sus semejanzas particulares. En el caso de los derechos de autor, que no se reproduzcan ideas esenciales;
b) El producto original y el dubitado deben examinarse sucesiva y no simultáneamente;
c) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto (normalmente un consumidor común y corriente medio, desprevenido o poco atento), y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio;
d) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan;
e) En el caso de marcas o diseños industriales, debe también valorarse si el uso indebido puede provocar efectivamente la atracción o desviación de la clientela ajena dentro de las mismas actividades o ramo que la marca protegida.
La justicia uruguaya usual suele requerir todavía la prueba de los daños y perjuicios económicos, aunque se ha sostenido que la dificultad para probar el monto no debe ser mérito para impedir el resarcimiento. Éste suele ser determinado o traducido en baja de ventas, o en pérdida de mercado o de ganancias por la competencia desleal que haya sufrido el titular por el uso indebido por la parte contraria de los derechos de Propiedad Intelectual reclamados. En un caso de infracción de derechos autorales, se negó la demanda basado en que si la reclamante no competía en el mercado con el producto vendido por el demandado (que utilizaba videos de la actora por televisación de partidos para producir videos para entrenamientos), no había daño cierto. Los criterios para estimar y avaluar los daños suelen derivarse a la estimación pericial, sin que los tribunales establezcan algún criterio orientador para cuantificarlos, lo que depende de cada caso, aunque suele contemplarse para la avaluación una comparación entre lo vendido en infracción y lo que hubiera correspondido por margen de ganancia si se hubiera tratado de mercadería original legítima, o también disponer un resarcimiento equivalente al monto de los beneficios ilícitos que obtuvo el demandado. A nivel jurisprudencial no se ha consolidado todavía en el Uruguay ningún criterio especial para determinar los daños y perjuicios, y no se ha logrado imponer la indemnización por licencia o regalía ficta o hipotética. No existen en nuestro país indemnizaciones preestablecidas. En el ámbito de marcas, patentes, diseños industriales o modelos de utilidad son escasos los ejemplos de condena por daño inmaterial o moral. El resarcimiento del daño moral se concede regularmente en las condenas por infracción a los derechos autorales, sin perjuicio de la multa civil del art. 51 de la Ley No. 9.739, uno de los escasos ejemplos de daños punitivos que permite el Derecho uruguayo.
Son raros los casos en que se condena al infractor a pagar los gastos causídicos (costos de Juicio y de Abogado), salvo casos de ligereza culpable o malicia temeraria trascendentes (arts. 56, 198 y 261 del Código General del Proceso). También puede condenarse al cese de uso o de reproducción del producto ilícito (obligación de no hacer), como a disponerse el retiro del mercado, decomiso o destrucción de las mercaderías en infracción (para lo que los Jueces suelen requerir el auxilio de medios a costo y cargo de la parte actora gananciosa), la prohibición de comercializar los productos en infracción, el cierre del establecimiento en infracción, o la publicación de la sentencia a costo del condenado.
El cese de uso o reproducción o la prohibición de innovar, el retiro, decomiso o embargo, las inspecciones judiciales (a estas últimas debe asistir el Juez so pena de nulidad -arts. 8º, 18, 186 inc. 1º, 187 del Código General del Proceso-), suelen pedirse como medidas cautelares o medidas anticipadas, en etapa preparatoria o durante el litigio, a iniciativa de parte, bajo su entera responsabilidad y conforme por ejemplo, a los arts. 311 a 317 del Código General del Proceso, arts. 84 de la Ley No. 17.011 y 48 de la Ley No. 9.739, o según las normas especiales en materia del derecho de la Propiedad Intelectual que se trate. La inspección judicial reviste en el Uruguay naturaleza probatoria (arts. 186 a 189 del Código General del Proceso), sin perjuicio de que en esa diligencia puedan adoptarse medidas cautelares sobre las mercaderías o sobre los infractores. Suelen decretarse sin oir previamente a la contraparte que puede ser afectada (“inaudita altera pars”), sin perjuicio de que se notificarán una vez cumplidas. La justicia uruguaya civil y comercial requiere invariablemente a la parte interesada que colabore económicamente o que provea los medios necesarios para el cumplimiento y efectivización de estas medidas o diligencias.
Para las medidas en que se intervenga cautelarmente mercaderías en presunta infracción suele exigirse contracautela en los fueros civil y comercial (arts. 313 num. 5º y 314.2 num. 3º Código General del Proceso), aunque puede exonerarse de ella en estos casos bajo criterio fundado del Magistrado actuante (art. 313 num. 5º “in fine” del Código General del Proceso). Si se piden en etapa preparatoria y no se deduce juicio en treinta días, las medidas caducan de pleno derecho y hacen responsable al peticionante de los daños y perjuicios eventuales que se haya ocasionado (art. 311.2 del Código General del Proceso). En materia de patentes, las medidas cautelares o provisionales pueden tomarse a iniciativa no sólo de parte sino también de oficio (arts. 103 Ley No. 17.164 y Ley No. 9.739).
Puede pedirse por el titular, derechohabiente en general o representante del derecho, que un infractor informe sobre la identidad de terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución, con vistas a demandarlos (art. 306 num. 1º y 4º del Código General del Proceso).
El Estado uruguayo puede ser responsabilizado en caso que éste o que sus servidores públicos en ocasión de sus funciones, fueran negligentes en la debida protección de los derechos de Propiedad Intelectual, o permitieren la infracción por medios directos o indirectos (arts. 23 a 25 de la Constitución nacional). En el Uruguay se discute si el funcionario público es demandable personalmente en forma directa junto al Estado (en forma separada o conjunta, pudiendo reclamarse por los perjuicios en forma independiente, o proporcional o “in solidum” entre funcionario y Administración), o si se debe solamente en forma directa y única reclamar al Estado por su gestión cuestionable o por la conducta de su funcionario ([10]).
En materia contencioso administrativa de registración de los derechos de Propiedad Intelectual, los actos administrativos que deniegan, disponen, declaran precluido o anulan el registro, o se pronuncian en general sobre cualquier petición, cuestión o interés ventilado sobre una marca, patente, modelo de utilidad o diseño industrial, admiten recursos de revocación para ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y jerárquico en subsidio para ante el Ministerio de industria, Energía y Minería. En hipótesis relacionadas con registros de Derechos de Autor, se pueden impugnar mediante recurso de revocación ante el Consejo de Derechos de Autor y jerárquico en subsidio para ante el Ministerio de Educación y Cultura. En cualquier caso, la Administración puede confirmar (expresamente o denegando fictamente la petición de revisión por dejar transcurrir sus tiempos, sin perjuicio de que el art. 8º inc. 2º de la Ley No. 15.869 le obliga de todos modos a pronunciarse -aunque no tiene consecuencias si no lo hace-), revocar o modificar lo decidido, sea por el organismo que dictó el acto o por el superior jerárquico. Agotada la vía administrativa, los actos administrativos pueden ser pasibles de una acción jurisdiccional de nulidad para ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (ante quien se puede pedir la suspensión del acto administrativo, ya que la recurrencia no tiene efecto suspensivo, conforme al art. 2º de la Ley No. 15.869). Estos procedimientos, desarrollados conforme a los arts. 307 a 319 de la Constitución, Decreto-Ley No. 15.524 y Ley No. 15.869, y acorde al decimonónico Código de Procedimiento Civil (“desesperadamente escrito”, como lo calificara Eduardo J. Couture) en la tramitación particular de la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pueden llegar a demorar entre dos a cinco años promedio, dependiendo de la complejidad de los casos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo no posee una competencia especializada sobre contencioso administrativo registral de la Propiedad Intelectual, sino que forma parte de su jurisdicción sobre control de los actos de la Administración Pública.
En cuanto a los fueros penal y aduanero, los infractores pueden ser juzgados conforme a las normas respectivas del Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay (Ley No. 19.276 más modificativas) y del Código del Proceso Penal (Ley No. 19.293 más disposiciones modificativas y concordantes). Los titulares de los derechos de cualquier naturaleza, los licenciatarios, sublicenciatarios, autorizados o representantes, pueden ser denunciantes. En la legislación uruguaya existen tipificados diversos delitos marcarios (arts. 81 a 83 Ley No. 17.011), autorales (art. 46 Ley No. 9.739) y en materia de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad (arts. 106 y 107 de la Ley No. 17.164). En el supuesto de productos farmacéuticos falsificados o en infracción marcaria o de patentes, existen en el Código Penal ciertos delitos que reprimen la circulación y venta sin autorización o sin debidos controles de esta clase de alimentos, sustancias o productos farmacéuticos (arts. 219 a 224 del Código Penal), en cuanto también puedan suponer y coincidir con una infracción a derechos de Propiedad Intelectual, que inclusive amerita la intervención de autoridades administrativas (del Ministerio de Salud Pública y de los Gobiernos Departamentales) que está facultada al decomiso de esos productos. La Ley No. 19.574 considera como delitos precedentes del lavado de activos en sus diversas modalidades a los delitos contra la Propiedad Intelectual (art. 34 nums. 20º y 21º de la Ley citada), principalmente en cuanto a derechos marcarios y autorales. Se ha intentado que estos delitos estén acordes a los requerimientos del art. 61 del ADPIC.
La legislación aduanera puede imponer multas y el decomiso o inclusive destrucción, de las mercaderías en infracción, conforme a las normas del Código Aduanero. La legislación penal puede disponer según los distintos delitos que se juzgue, penas desde prisión a penitenciaría o multas, amén de la confiscación o destrucción de las mercaderías incautadas, del pago de los gastos causídicos y de los daños y perjuicios (arts. 66 a 103 y 104 a 106 del Código Penal, art. 315 del Código del Proceso Penal). En casos de menor entidad para la causa pública, pueden procederse e medios de resolución alternativos de justicia restaurativa, o a la suspensión condicional de la pena, conforme a los arts. 382 a 384 y siguientes del Código del Proceso Penal.
Representando a la sociedad en cuanto al interés punitivo y fiscal del Estado en el ámbito de la Propiedad Intelectual: 1) en materia penal intervienen las Fiscalías Letradas especializadas en ese fuero en Montevideo, y las Fiscalías Letradas Departamentales en el Interior con competencia penal; 2) en el fuero aduanero interviene la Fiscalía Letrada de Aduana y Hacienda para la Capital, y en el Interior las Fiscalías Letradas Departamentales con competencia en la materia. Todo de acuerdo al Decreto-Ley No. 15.365 y 19.334, más normas modificativas y concordantes. Los Fiscales no poseen especialización competencial en Propiedad Intelectual.
Tanto en materia civil como penal o aduanera, conforme al art. 84 inc. 3º de la Ley No. 17.011 y una vez establecida la calidad apócrifa de la mercadería mediante las pericias técnicas correspondientes, las mercaderías incautadas en infracción marcaria pueden ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada, en vez de ser destruidas.
Las acciones civiles o penales prescriben, en el caso de las marcas, después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. Las acciones civiles en materia de derechos de autor y de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, prescriben conforme al derecho común (cuatro años; art. 1332 del Código Civil y art. 104 Ley No. 17.164). La prescripción civil se interrumpe conforme a las causales de derecho común (art. 89 inc. 2º Ley No. 17.011, art. 1235 del Código Civil, y normas aplicables). La jurisprudencia uruguaya ha consolidado la posición de que no prescribe la acción civil contra el uso de marca registradas u usadas de mala fe (art. 6bis num. 3º del Convenio de París, artículo 1.1 del ADPIC, reforzados por el artículo 2 numeral 1 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del MER.CO.SUR y por el artículo 9.2 del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y el Mercado Común del Sur -ratificados por el Decreto-Ley No. 14.910, y las Leyes 16.671, 17.052 y 17.053, en cuanto corresponde-). Los derechos morales suelen considerarse como imprescriptibles (v.g. arts. 11, 13 y 16 de la Ley No. 9.739 en derechos de autor; art. 2º Ley No. 17.164, en materia de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad). Las acciones aduaneras prescriben a los cinco años (art. 223 del Código Aduanero, que establece causales expresas de interrupción). Las acciones penales en materia de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales y derechos de autor prescriben conforme al derecho común (arts. 117 a 123 del Código Penal).
En cuanto a medidas sobre fronteras y en terminales portuarias o aeroportuarias respecto a mercaderías falsificadas o en violación a derechos de Propiedad Intelectual, intervienen en la faz de prevención, control y represión la Dirección Nacional de Aduanas, la Prefectura Nacional Naval, la Policía y el Ejército (este último principalmente en la "frontera seca" con el Brasil), dentro de sus respectivas atribuciones. También intervienen las Fiscalías y los tribunales con cometidos en el fuero penal y aduanero. En la práctica se plantean vicisitudes y problemas operativos con respecto a las mercaderías en presunta infracción a derechos de Propiedad Intelectual en tránsito, desde o hacia el mercado interior, o dentro del circuito nacional; sobre cuándo hay que intervenir de oficio o a petición de parte, o cómo lograrse la denuncia de parte; de qué manera se notifica a los propietarios de la mercadería; cómo debe ser más efectiva la coordinación o cómo deben intervenir las distintas autoridades con competencias confluyentes; sobre quién paga o costea los procedimientos, depósitos y destrucciones; cómo y dónde proceder al depósito y la destrucción cuando corresponda ([11]). Menester es destacar que estas cuestiones son problemáticas que se suscitan tanto en los fueros competenciales civil-comercial, como penal y aduanero judicial, amén que en las distintas órbitas y organismos de la Administración Pública. Al respecto se está por elaborar por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, un proyecto de normativa que precise reglas claras al respecto. No hay datos estimatorios fidelignos sobre cuánto afecta en dinero este tránsito de mercaderías falsificadas o en infracción a derechos de Propiedad Intelectual, a la Economía del país.
En nuestro país se constituyó recientemente, habiendo comenzado a reunirse en junio pasado, una Mesa Interinstitucional de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, organizada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Mesa abierta e integrada entre otros, por representantes de esa Dirección, del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional, de la Dirección Nacional de Aduanas, del Ministerio de Salud Pública, del Intendencia de Montevideo, del Consejo de Derechos de Autor, y por miembros de Asociaciones Privadas de defensa de los derechos de Propiedad Intelectual. En fin, se trata de que coparticipen todos aquellos actores y operadores públicos y privados que estén involucrados, o que puedan tener injerencia e intervención, en la materia de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual. Esta Mesa, de carácter consultivo, ha comenzado un fecundo intercambio y complementación de conocimientos con vistas a analizar las problemáticas y realidades concernientes a la materia, a proponer acciones de coordinación efectivas, y a propiciar reformas normativas que sean necesarias. Recientemente, se ha preocupado en estudiar los problemas operativos relacionados con el control e intervención de las mercaderías en infracción a los derechos de Propiedad Intelectual, sobre lo cual han surgido ideas para elaborar proyectos de normas que contribuyan a reforzar una protección integral.
No podemos olvidar que en el año 2008 se creó la Red Uruguaya de Propiedad Industrial, la cual a partir de 2015 funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (Ministro de Industria, Energía y Minería). La misma constituye un eje de intercambio, encuentro y coordinación entre actores públicos y privados vinculados a la temática de la Propiedad Intelectual; la Red tiene como objetivo crear, promover y emplear instrumentos y servicios asociados a la Propiedad Intelectual, para incorporar valor agregado a la producción nacional de bienes y de servicios a través del conocimiento.
Bogotá, 31 de julio de 2018
[1] Disertación pronunciada en
Bogotá el 31 de julio de 2018, en ocasión del Seminario Regional sobre la
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual para Jueces y Funcionarios
con facultades jurisdiccionales, realizado por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Las opiniones del autor son enteramente personales y no son
oficiales; no comprometen al Poder Judicial,
ni a ningún organismo público o privado de la República Oriental del
Uruguay.
[2] Sobre las principales normas nacionales en materia de Propiedad Intelectual en el Uruguay, y los instrumentos internacionales ratificados por este país hasta 2012, v. ETTLIN Edgardo, “Normativa sobre Propiedad Intelectual de la República Oriental del Uruguay”, paper, Montevideo, 2012; en “https://es.scribd.com/document/116892643/Edgardo-Ettlin-Normativa-Sobre-Propiedad-Intelectual-en-Uruguay”, 406 páginas.
[3] Decretos-Leyes Nos. 14.190 y 14.587, Leyes Nos. 16.671, 17.146, 18.036 y 18.253. En materia de legislación interna sobre Derechos de Autor, tenemos la Ley No. 9.739 y sus modificativas; en marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, la Ley No. 17.011 y concordantes; en patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, la Ley No. 17.164 y concordantes. Recientemente, el Código de Aduanero (ley No. 19.276 y modificativas) y la Ley No. 19.574 sobre Lavado de Activos refuerzan la protección. De modo complementario actúa la Ley No. 18.159 sobre Promoción y Defensa de la Competencia.
[2] Sobre las principales normas nacionales en materia de Propiedad Intelectual en el Uruguay, y los instrumentos internacionales ratificados por este país hasta 2012, v. ETTLIN Edgardo, “Normativa sobre Propiedad Intelectual de la República Oriental del Uruguay”, paper, Montevideo, 2012; en “https://es.scribd.com/document/116892643/Edgardo-Ettlin-Normativa-Sobre-Propiedad-Intelectual-en-Uruguay”, 406 páginas.
[3] Decretos-Leyes Nos. 14.190 y 14.587, Leyes Nos. 16.671, 17.146, 18.036 y 18.253. En materia de legislación interna sobre Derechos de Autor, tenemos la Ley No. 9.739 y sus modificativas; en marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, la Ley No. 17.011 y concordantes; en patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, la Ley No. 17.164 y concordantes. Recientemente, el Código de Aduanero (ley No. 19.276 y modificativas) y la Ley No. 19.574 sobre Lavado de Activos refuerzan la protección. De modo complementario actúa la Ley No. 18.159 sobre Promoción y Defensa de la Competencia.
[4] A nivel del Mercado Común
del Sur (MER.CO.SUR), en la temática de marcas, indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen, a través de la ratificación mediante la Ley Nº 17.052
del 14 de diciembre de 1998, del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad
Intelectual en el MER.CO.SUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia
y Denominaciones de Origen, cuyo artículo 2.1 establece que los Estados Partes
se obligan a observar las normas y principios del Acuerdo sobre los Aspectos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. A través del Acuerdo Marco
Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros,
por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados Partes, por otra,
suscrito en Madrid, España, el día 15 de diciembre de 1995 (ratificado por la
Ley Nº 17.053 del 14 de diciembre de 1998), el artículo 9.2 de este Acuerdo
Marco dispone que “Las Partes en el marco de sus leyes, reglamentos y políticas
respectivas y de conformidad con los compromisos asumidos en el Acuerdo TRIPS,
asegurarán la adecuada y efectiva protección de los derechos de Propiedad
Intelectual y si ello fuere necesario, acordarán su reforzamiento”.
[5] Ley No. 9.739 con
modificaciones de la Ley No. 17.616 y normas concordantes en materia de
Derechos de Autor, Ley No. 17.011 y modificativas en el ámbito de Marcas, y Ley
No. 17.164 en cuanto a Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.
[6] “https://www.internationalpropertyrightsindex.org/countries”.
“https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/property-rights-index.html”.
Las siglas corresponden a sus denominaciones en inglés.
[7] En el Uruguay no existen
Consejos Superiores ni Consejos Nacionales de la Magistratura o de la Judicatura. La regulación y
actividad administrativa de los tribunales del Poder Judicial se encuentra bajo
la jefatura y jerarquía de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la justicia
ordinaria, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo posee autonomía
administrativa.
[8] Artículo 257 de la Ley No.
18.387, sobre Ley de Declaración del Concurso y Reorganización Empresarial. Art.
239 num. 2º de la Constitución uruguaya. Art. 55 num. 6º de la Ley No. 15.750.
Arts. 526 de la Ley No. 15.809, 123 de la Ley No. 15.851, 319 de la Ley No. 15.903,
330 y 332 de la Ley No. 16.226; art. 637 de la Ley No. 18.719.
[9] Las normas citadas y las
observancias destacadas lo son a título ejemplificativo, y no pretenden
comprender ni agotar todas las referencias o particularidades disponibles en
los distintos regímenes legales sobre Propiedad Intelectual en Uruguay.
[10] ETTLIN Edgardo,
“Responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos”, La Ley Uruguay, Montevideo,
2017.
[11] Algunas normas en materia
de medidas cautelares o de intervención sobre mercaderías en infracción
presunta a los derechos:
En materia civil.- Código
General del Proceso: arts. 311 a 317.
En materia penal.- Código
Penal: arts. 104 a 106. Ley 19.574: arts. 41, 49 a 60 y 68. Código del Proceso
Penal (Ley No. 19.293 y modificativas): arts. 38.2 45 lit. “f”, 46, 106, 111,
112, 118, 119.7, 216, 250 a 254, 266, 359.2 y 365. Ley 19.574: arts. 41, 49 a 60 y 68.
En materia aduanera.- Código
Aduanero (Ley 19.276 y modificaciones): arts. 60, 61, 72 a 78, 92, 100, 101,
130, 207, 209, 212, 225, 227 y ss., 240 y ss., 257.
Protección cautelar
internacional - Materia común.
Convenio de Paris (DL
14.190): arts. 9, 10.
ADPIC (Ley 16.671): arts.
42 a 50.
Marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen (Ley No. 17.011):
arts. 84, 85, 86 y 88.
Patentes, modelos de utilidad y diseños industriales (Ley No. 17.164):
arts. 99, 102 y 103.
Derechos de Autor (Ley No. 9.379):
arts. 47 y 48.
Convención de Berna para
protección obras literarias y artísticas (Decreto-Ley 14.910): arts. 8, 16, 17.
Convención de Roma sobre
sobre protección de artistas, intérpretes o ejecutantes; productores de
fonogramas y organismos de radiodifusión (Decreto-Ley No. 14.587): arts. 7, 10,
13, 26.
Tratado de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derechos de Autor y
Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor (Ley 18.036): art. 14.
Tratado OMPI sobre
interpretación o ejecución de fonogramas (Ley 18.253): arts. 19 y 23.